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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 106-IP-2013

Interpretacin pre!"#icia$ #e $%& art'c"$%& 13( $itera$e& a) * +), 13$itera$ i) * .$ti/% prra% #e $a Deci&in (6 #e $a C%/i&in #e $aC%/"ni#a# An#ina *, #e %ici%, #e$ art'c"$% 10 #e $a /i&/aDeci&in c%n "n#a/ent% en $a c%n&"$ta &%$icita#a p%r e$ C%n&e!%#e E&ta#%, Sa$a #e $% C%ntenci%&% A#/ini&trati4%, Seccin Pri/era,#e $a Rep.+$ica #e C%$%/+ia5 Marca 7PROTE8 9INILO: ;/i

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25 Deter/inacin #e $%& >ec>%& re$e4ante&

Como

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- los a a ad#uirir por esa ra1"n$% o cual es contrario a la le, porue se puedeevidenciar ue el si/no solicitado en nin/!n momento pretende en/a=ar a los medioscomerciales o al p!"lico consumidorH#

− Fespecto al si/no solicitado, los productos a ue se=ala ue F&o o"stante lo previsto

en los literales "8, e8, f8, /8 de maro de 2012 se resolvió no tener por contestada la demanda#

a S5PEI&E&E&CIA E I&5SIA 6 C%$ECI% 7SIC8 presentó como ale/atos deconclusión los si/uientes

− efiende la le/alidad de los actos acusados#− El si/no P%E; ?I&I% 7mi@to8 para distin/uir productos de la Clase 1) es

irre/istra"le# Es evidente ue el consumidor promedio de productos de la Clase 1) alencontrar esta marca solicitada P%E; ?I&I% 7mi@ta8 en el mercado inducir+a alp!"lico a error, como es el caso de los /uantes "olsas, los cuales creer+a ue sonela"orados con la sustancia de vinilo, es por ello ue se estar+a en/a=ando al p!"licoconsumidor frente a la naturalea del producto#

II5 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL5

El ri"unal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la v+aprejudicial, las normas ue conforman el %rdenamiento Jur+dico de la Comunidad Andina, con elfin de ase/urar su aplicación uniforme en el territorio de los Pa+ses $iem"ros#

III5 NORMAS DEL ORDENAMIENTO JUR@DICO COMUNITARIO A SERINTERPRETADAS5

En el presente caso, el Jue Consultante solicitó la interpretación de los art+culos 13D, 13. 13> de la ecisión D(> de la Comisión de la Comunidad Andina#

&o procede la interpretación del art+culo 13> de la ecisión D(># Este ri"unal limitar lainterpretación a los art+culos 13D literales a8 "8 13. literal i8 !ltimo prrafo de la mismaecisión# e oficio, se interpretar el art+culo 1.0 de la ecisión D(>#

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 A continuación, se inserta el te@to de las normas a ser interpretadas

DECISIN (6

F7G8

Art'c"$% 13(

 ' e!ectos de este r.gimen constituir* marca cual#uier signo #ue sea apto para

distinguir productos o sericios en el mercado% Podr*n registrarse como marcas los

signos suscepti,les de representaci"n gr*!ica% La naturale1a del producto o sericio

al cual se 3a de aplicar una marca en ning/n caso ser* o,st*culo para su registro%

Podr*n constituir marcas entre otros los siguientes signos4

a) las pala,ras o com,inaci"n de pala,ras5

,) las im*genes !iguras s0m,olos gr*!icos logotipos monogramas retratoseti#uetas em,lemas - escudos5

(…)

Art'c"$% 13

No podr*n registrarse como marcas los signos #ue4

(…)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al p/,lico en particular so,re la

 procedencia geogr*!ica la naturale1a el modo de !a,ricaci"n las

caracter0sticas cualidades o aptitud para el empleo de los productos o

sericios de #ue se trate5

(…)

No o,stante lo preisto en los literales ,) e) !) g) - 3) un signo podr* ser 

registrado como marca si #uien solicita el registro o su causante lo 3u,iese estado

usando constantemente en el Pa0s 6iem,ro - por e!ecto de tal uso el signo 3a

ad#uirido aptitud distintia respecto de los productos o sericios a los cuales se

aplica%

 Artículo 150 

Vencido el pla1o esta,lecido en el art0culo 789 o si no se 3u,iesen presentado

oposiciones la o!icina nacional competente proceder* a reali1ar el eamen de

registra,ilidad% En caso se 3u,iesen presentado oposiciones la o!icina nacional 

competente se pronunciar* so,re .stas - so,re la concesi"n o denegatoria del 

registro de la marca mediante resoluci"n%

(…)$%

Procede el ri"unal a realiar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analiarnlos si/uientes aspectos

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15 CONCEPTO DE MARCA5 REUISITOS PARA EL REISTRO DE LAS MARCAS5

En el presente caso, la sociedad AEC% S#A# solicitó el re/istro como marca del si/noP%E; ?I&I% 7mi@to8 para distin/uir productos de la Clase 1) de la ClasificaciónInternacional de &ia#

El art+culo 13D de la ecisión D(> al referirse a la marca se=ala ue F7G8 constituir marcacualuier si/no ue sea apto para distin/uir productos o servicios en el mercado# Podrnre/istrarse como marcas los si/nos suscepti"les de representación /rfica# a naturalea delproducto o servicio al cual se se define la marca como un "ieninmaterial constituido por un si/no conformado por pala"ras o com"inación de pala"ras,im/enes, fi/uras, s+m"olos, /rficos, lo/otipos, mono/ramas, retratos, etiuetas, em"lemas,

escudos, sonidos, olores, letras, n!meros, color determinado por su forma o com"inación decolores, forma de los productos, sus envases o envolturas otros elementos de soporte,individual o conjuntamente estructurados ue, suscepti"les de representación /rfica, sirvanpara distin/uir en el mercado productos o servicios, a fin de ue el consumidor o usuario mediolos identifiue, valore, diferencie, seleccione aduiera sin ries/o de confusión o error acercadel ori/en o la calidad del producto o servicio# Este art+culo

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Para efectos de re/istro del si/no, de conformidad con el literal a8 del art+culo 13. de laecisión D(> se e@i/e ue F7G8 el si/no de"er ser apto para identificar distin/uir en elmercado los productos o servicios producidos o comercialiados por una persona de otrosidnticos o similares, con el o"jeto de ue el consumidor o usuario los valore, diferencie seleccione, sin ries/o de confusión o de asociación en torno a su ori/en empresarial o a sucalidad 7G8 esta e@i/encia se e@presa tam"in a travs de la pro en referencia, se/!n la cual no podrn re/istrarsecomo marcas los si/nos ue carecan de distintividadH# 7Proceso 20.-IP-200., caso FM%$AE 5&A :%A 6 S5S S5EASH, pu"licado en la Baceta %ficial &' 1333, de 2. de a"ril de 200>8#

Se reconoce tanto una capacidad distintiva Fintr+nsecaH como una capacidad distintivaFe@tr+nsecaH, la primera se refiere a la aptitud individualiadora del si/no, mientras ue lase/unda se refiere a su no confundi"ilidad con otros si/nos#

a marca salva/uarda tanto el inters de su titular al conferirle un derec

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35 LOS SINOS ENAOSOS5

 

En el presente caso, la sociedad LADECOL S5A5, manifestó ue “ a Administración violó por aplicación inde"ida el art+culo 13. literal i8 de la ecisión D(>, toda ve ue consideró ue &(…) 'l reisarse el signo nos encontramos ante una marca mita !ormada por un rect*ngulo de color 

ro+o #ue tiene en su interior la epresi"n PROTEX en letras ,lancas - de,a+o la epresi"n

VINILO en letra cursia - tam,i.n en color ,lanco% Respecto de esta /ltima epresi"n

 podemos decir #ue generar* en la mente del consumidor promedio la idea de ciertos productos

ela,orados a ,ase de inilo es decir de la &sustancia generalmente un pol0mero #ue contiene

este grupo !uncional% Es de consistencia parecida al cuero - se utili1a en la !a,ricaci"n de

mue,les - te+idos2 - al re!erirse a algunos productos como ,olsas o guantes el consumidor 

entender* #ue los productos a identi!icar 3an sido ela,orados utili1ando esta sustancia - los a

a ad#uirir por esa ra1"n$% o cual es contrario a la le, porue se puede evidenciar ue el si/no

solicitado en nin/!n momento pretende en/a=ar a los medios comerciales o al p!"licoconsumidorH#

Por su parte, la S5PEI&E&E&CIA E I&5SIA 6 C%$ECI% 7SIC8 se=aló ue el si/noP%E; ?I&I% 7mi@to8 para distin/uir productos de la Clase 1) es irre/istra"le, a ue “Eseidente #ue el consumidor promedio de productos de la :lase 7; al encontrar esta marca

solicitada PROTEX VINILO (mita) en el mercado inducir0a al p/,lico a error como es el caso

de los guantes - ,olsas los cuales creer0a #ue son ela,orados con la sustancia de inilo es por 

ello #ue se estar0a engañando al p/,lico consumidor !rente a la naturale1a del producto$%

os si/nos en/a=osos se/!n el art+culo 13. literal i8 de la ecisión D(>, son auellos ue

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 p/,lico es decir del consumidor$%  7Proceso 3(-IP-**, marca E%, pu"licado en la Baceta%ficial &' D1*, de 1) de maro de 1***8#

 

(5 MARCAS E9OCATI9AS5

En el presente caso, la sociedad AEC% S#A# manifestó ue “Respecto al signo solicitadolos productos a #ue 3ace alusi"n los protege -a #ue la marca es eocatia en el sentido #ue

eoca el contenido del producto #ue distingue - transmite al consumidor una in!ormaci"n cierta

- erdadera esto es #ue los productos mencionados tienen en su composici"n VINILO lo #ue

nos llea a concluir #ue mal podr0a entonces considerarse como engañosa$%

En el caso de los si/nos evocativos, stos su/ieren en el consumidor o en el usuario ciertascaracter+sticas, cualidades o efectos del producto o servicio, e@i/indole

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se aseme+en a su signo distintio% Esto se da en el caso de signos eocatios #ue

contengan elementos gen.ricos descriptios o de uso com/n%

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5 LA DISTINTI9IDAD ADUIRIDA5 En el presente caso, la demandante se=ala ue “No o,stante lo preisto en los literales ,) e) !) g) - 3) un signo podr* ser registrado como marca si #uien solicita el registro o su causante lo 3u,iese estado usando

constantemente en el Pa0s 6iem,ro - por e!ecto de tal uso el signo 3a ad#uirido aptitud 

distintia respecto de los productos o sericios a los cuales se aplica$%

entro del Pr%ce&% ((-IP-2010# $arca F%$EBAH 7mi@ta8, pu"licado en la Baceta %ficial &'1(>D, de 13 de a/osto de 2010, se

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En efecto, en el Pr%ce&% F2-IP-200(, caso F5&I?ESIA ?I5AH, pu"licado en la Baceta%ficial &' 1121, de 2( de septiem"re de 200D, el ri"unal

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con las cantidades de los productos servicios comercialiados los ue se de"en tener encuenta para determinar si una marca efectiva realmente

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ic re/ula el procedimiento dere/istro marcario, e instaura en ca"ea de las %ficinas &acionales Competentes el

procedimiento el respectivo e@amen de re/istra"ilidad# El ri"unal - 7= de la misma norma%

3#   En consecuencia con lo anterior - en relaci"n con marcas de terceros laO!icina Nacional :ompetente as0 3u,iera o no oposiciones de,er* reisar si el 

2 Se destacan las si/uientes Interpretaciones Prejudiciales so"re la materia Interpretación Prejudicial de ) de julio

de 200D, proferida dentro del proceso D0-IP-200DO Interpretación Prejudicial de * de maro de 200., proferida dentrodel proceso 03-IP-200.O e Interpretación Prejudicial de 1> de noviem"re de 200., proferida dentro del proceso 1>)-IP-200.#

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signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistra,ilidad 

contemplado en el art0culo 7= literal a)5 es decir de,e determinar si es o no

id.ntico o se aseme+a o no a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero para los mismos productos o sericios o para

 productos o sericios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar 

un riesgo de con!usi"n o de asociaci"n$% 7Proceso 1(0-IP-200># $arcaF:%CA $%&AH, pu"licado en la Baceta %ficial &N 1D)>, de 1> de maro de200)8#

 Adems de lo anterior, es necesario precisar ue el e@amen de re/istra"ilidad de"e ser plasmado en la esolución ue concede o denie/a el re/istro marcario# Esto uiere decir uela %ficina &acional no puede mantener en secreto dic

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cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios,desnaturaliando la función principal de la marca cual es distin/uir en elmercado unos productos o servicios de una persona de los de similares oidnticos pertenecientes a otra persona#

CUARTO as marcas evocativas o su/estivas no

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  eonor Perdomo Perdomo  MAISTRADA

Bustavo Barc+a :ritoSECRETARIO

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