ley de marcas
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LEY DE MARCAS
GRUPO 21:Ainara ArtolaTelmo de la CabaNéstor de la FuenteMiguel JaureguiberriJoana Jiménez
ÍNDICEIntroducción: LEY DE MARCASSENTENCIA VITALITESENTENCIA EQUILIBRA VS. EQUILIBRANCESENTENCIA MULTIAVENTURA vs. HANNAH
BARBERASENTENCIA NOMBRE DOMINIO Banco
VitoriaSENTENCIA ORIENT WATCHSENTENCIA DIOR y CHANNEL vs. YODEYMASENTENCIA ZARAGOZA VIRTUAL.COM
Ley marcas 17/2001Legislación sobre Marcas, Competencia
exclusiva del Estado (art. 149.1.9)Ley para la adecuación a la normativa
comunitaria europea
Reglamento CE nº 40/94 del Consejo• Introduce concepto de marca comunitaria Signo distintivo aplicable a todo el territorio de la UE• Se introduce este concepto para aproximar las marcas nacionales y las comunitarias y que así dos marcas que produzcan los mismos efectos en España estén sujetos a normativas distintas.
Introducción teóricaConcepto de Marca: Signo susceptible de
representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa con respecto de otras.
Puede estar integrada por distintos elementos: Denominativos: palabra o combinaciones de palabras Gráfico o emblemático: imágenes, figuras, símbolos y
dibujos Integrado por letras o cifras, tridimensional: envoltorios,
envolturas… Sonoros y mixtos: Combinación de los anteriores
Nomenclátor de marcasExiste una clasificación de productos
y servicios a nivel europeo para el registro de las marcas de fábricas o de comercio y las marcas de servicio
45 clases de productos y servicios: Productos (clases 1 a 34) Servicios (clases 35 a 45)
SENTENCIAVITALITE
SENTENCIA VITALITEJURISDICCIÓ
N COMUNITARIO
¿QUÉ?MARCA COMUNITARIA:Solicitud de registro
DENEGADA
¿POR QUÉ?IMPROCEDENCIA:
productos o servicios que no tienen una
relación directa con la denominación
solicitada.¿QUIÉN?
The Sunrider Corporation:
VITALITEVS.
Oficina de Armonización del Mercado
Interior (marcas, dibujos y modelos
ANTECEDENTES1 de abril de
1996 presentó SOLICITUD de
marca comunitaria
denominativa en la Oficina de
Armonización del Mercado Interior
Registro solicitado es
VITALITEConforme alARREGLO DE
NIZA (15 de junio
1957)
CLASE 5Productos
farmacéuticos...
CLASE 29Carne, pescado, fruta, verdura
CLASE 32aguas minerales y gaseosas, y otras
bebidas sin alcoholResolución de 19 de enero de 1999, el
examinador DENEGÓ la solicitud:
artículo 38 del Reglamento núm.
40/94
ARTÍCULO 7 apartado 1, letras b) y c), del
Reglamento núm. 40/94
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Requiere que se considere un conjunto de elementos: la impresión general
dada por la marca en su conjunto y la percepción del consumidor
• Anule la resolución, en la medida en que no acoge sus pretensiones
• Condene en costas a la parte demandada
Solicitud DEMANDANTE
• Desestime el recurso• Desestime el recurso
Solicitud DEMANDADO
SOLICITUD AL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DECISIÓN TRIBUNAL
1•Anular la resolución de la Sala Segunda de
Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
•Productos a los que se refiere: «alimentos para bebés» y «agua mineral con o sin gas»
2 •Desestimar el recurso en todo lo demás
3•La parte demandante soportará sus propias
costas y la mitad de las costas de la demandada. Esta última cargará con la mitad de sus costas
Sentencia del TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 3 de Noviembre de 2005
Marcas. Concesión de inscripción.
SENTENCIARecurso de casación nº190/2003
Sentencia nº1387/2002 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, recaída en el recurso nª 1548/2000, sobre concesión de inscripción de la marca internacional gráfica 681.083 “EQUILIBRANCE”.
CONTRA
ANTECEDENTES DE HECHOEn el proceso Contencioso-Administrativo,
se dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Don Lorenzo, contra la resolución de la OEPM, que denegó la inscripción de la marca internacional grafica “EQUILIBRANCE”, para designar productos de la clase 5ª del Nomenclátor internacional.
Don Lorenzo interpone recurso de casación, exponiendo los siguientes motivos:
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 5 de Mayo de 2006
INSCRIPCIÓN DE MARCAS MIXTAS. DENEGACIÓN. SIMILITUD
Vs
SENTENCIARecurso de casación nº 7969/2003
interpuesto por la Entidad MULTIAVENTURA, S.L.
La sentencia dictada por la S.7ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J de Madrid recaída en el rec. Nº 798/2000 sobre denegación de inscripción de las marcas mixtas nº 2.159.362 y 2.159.363 “MULTIAVENTURA”
CONTRA
ANTECEDENTES DE HECHO
En el Proceso Cont.-Adm. se dictó sentencia desestimando el recurso promovido por MULTIAVENTURA S.L., contra las resoluciones de la oficina Española de Patentes y Marcas, que estimó los recursos de alzada interpuestos contra otras, que concedió las inscripciones de las marcas mixtas nº 2.159.362 y 2.159.363, para designar productos de la clase 35ª y 41ª del Nomenclátor internacional.
FALLO
MULTIAVENTURA S.L. ALEGA Hanna-Barbera Productions (HBP) NO MONOPOLIO de representación gráfica de monopolio. EN BASE A:
Sentencia del T.S, Sala 3ª de 17/12/1990
Notificada la sentencia, MULTIAVENTURA S.L. INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN, exponiendo los siguientes motivos:1) Infracción por inaplicación
del art. 1 de la Ley 32/88 de Marcas,
2) Infracción por inaplicación de los art. 3.1 y 30 de la Ley 32/88 de Marcas,
3) Violación en la aplicación del contenido del art. 12.1 a) de la Ley 32/88 de Marcas.
Por providencia 11/01/06, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación.
Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
3.1. El derecho sobre la marca se adquiere por el registro
válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones
de la presente Ley.30. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios.
1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios:a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
FUNDAMENTOS DE DERECHO1. OEPM deniega inscripción de marcas mixtas
“MULTIAVENTURA” Nº 2.159.362 Y 2.159.363 Para las clases 35 y 41. ¿Por Qué? Similitud y relación entre las áreas comerciales.
2. Se interpone recurso Contencioso-Administrativo = Desestimado por similitud con el dinosaurio Hanna-Barbera.
3. MULTIAVENTURA presenta recurso de casación, exponiendo los motivos antes señalados
4. No tiene transcendencia el argumento de que la marca pretendida goza de la distintividad que exige el art. 1 de la Ley de Marcas, ya que, el hecho de estar incursa en la prohibición del art. 12 de la ley de marca, le impide tener acceso al registro.
FALLODESESTIMATORIO el recurso de
casación nº 7976/2003, contra la sentencia dictada por la 7ª de los Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, recaída en el recurso nº 798/2000; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Al amparo de lo preceptuado en el Nº 1, d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional.
◦ Por infracción, por inaplicación, la prohibición del art. 12.1 a) Ley de Marcas.
◦ Por infracción del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable.
◦ Por infracción, por inaplicación, la prohibición del art. 12.1 a) de la Ley de marcas, atinente al riesgo de asociación con el art. 13 c) de la Ley de Marcas.
1. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:
d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
SENTENCIA NOMBRE DOMINIO BANCO VITORIA
Partes
Demandante: Banco de Vitoria S.A.
Demandado: Multimedia Digital Rioja, S.L.
Objeto de demanda Nombre de dominio
“bancodevitoria.com”
Fundamentos jurídicos
-Política Uniforme de Solución de
Controversias en materia de Nombres de
DominioAdoptada por ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers)
-Reglamento adoptado por el mismo organismo
-Presentada la demanda ante el Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI (4/4/2001).
-Tras la verificación registral(19/4/2001) Notificación al
demandado
-14/5/2001 Se presenta la falta de personación y
contestación a la demanda
-22/5/2001 Contesta al Centro via email alegando
que estaba ausenteLa firma demandante ostenta la titularidad
de numerosos registros de marca en España
para el distintivo BANCO DE VITORIA,
junto con el logo característico (todo
debidamente acreditado)
Banco de Vitoria constituida en 1900 y
conocida por dicha denominación
El demandado obtuvo el nombre de dominio “bancodevitoria.com”
el 2/3/2000
www.bancodevitoria.com solo aparecen los
números “212.163.200.128”
El demandado es titular de otros muchos nombres de dominio, algunos de los cuales se corresponden con
las marcas y denominaciones de
otros bancos españoles
1 32
”Banco de Vitoria” propiedad del Banco de
Vitoria Uso continuado de la marca “Banco de Vitoria”
NOTORIEDAD Nombre de dominio
idéntico, por lo que puede existir confusión (competencia desleal) No existe interés
legítimo del demandado e imposibilidad de
casualidad Mala fe
Pretensiones de las partes
Se solicita la transferencia del
nombre de dominio
El demandado no contesta ni al email de
Banco de Vitoria, ni a los del Centro de Arbitraje
posteriores
Examen de los presupuestos
para la estimación de la demanda
contenidos en el apartado 4 a)
de la política uniforme
Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, o semejante, produciendo confusión, con una marca sobre la que el demandante tenga derechos Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe
1º) Semejanza entre el nombre de dominio y las
marcasConcurrencia del primer requisito
indiscutibleComparación de marca con nombre
de dominio. El “.com” no entra en juego
3º) Intereses legítimos a favor del demandado titular del
nombre de dominio
Dada la notoriedad de Banco de Vitoria y la cercanía geográfica del
demandado
La no contestación = reconocimiento implícito de
inexistencia de derechos legítimos
2º) Posible existencia de mala fe
Párrafo 4.b de Política Uniforme
i)Impide que el titular pueda adoptar el
nombre de dominio.Dada la notoriedad, el
demandado era consciente de su adquisición ajena.
Posible confusión de los clientes
iii)Tenencia pasivaDebido a que en la página web
solamente aparecen unos números, se considera una
tenencia pasiva del nombre de dominio
Según la interpretación de numerosas decisiones del Centro de
Arbitraje, la tenencia pasiva es causa justificativa de la mala fe
ii) Marca notoria:Dado la notoriedad de la
marca, no puede tratarse de una mera coincidencia, sino que el demandado quería
obtener algún beneficio, o no dejar al titular de la marca ejercer sus derechos
como propietario
Decisión
que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.
El nombre de dominio “bancodevitoria.com” es idéntico a la marca "BANCO DE VITORIA" de la que es titular el demandante
dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno
Debido a que…
El Panel ordena la transferencia del
nombre de dominio
“bancodevitoria” al demandante.
SENTENCIAORIENT WATCH
Aproximación general (STS 1103/2001, 22 noviembre, sala de lo Civil)
1.- “Orient Watch”, pide
nulidad 1ª instancia contra Rita por todas
las marcas inscritas con el
nombre de “Creacions
Orient”. El juez les da la razón y determina que las marcas de doña Rita son
nulas.
2.-Doña Rita
recurre en apelación
ante Audiencia Provincial
3.- Confirmación
parcial, juez de 1ª instancia
tenia razón en anular casi todas las
inscripciones de “Creacions
Orient”, menos 1.
4.- “Orient Watch”
presenta recurso
de casación ante TS por esa
sentencia de la
Audiencia Provincial
El juez de 1ª instancia admite la demanda de Orient Watch y falla a su favor, declarando nulas las marcas inscritas por doña Rita
1ª InstanciaDesestiman la apelación, pero declara nula una de las marcas de Orient Watch por haber caducado la acción de nulidad, por lo que doña Rita la podía inscribir.
Audiencia Provincial
• El Tribunal Supremo entiende que la marca que la AP había dejado inscribir a doña Rita tampoco podía inscribirse, ya que ésta la había inscrito de mala fe. De acuerdo con el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (ley aplicable en este caso), la acción de nulidad de las marcas registradas de mala fe es imprescriptible.• Respecto a lo que exige doña Rita de declarar su marca como prioritaria, no podría hacerse porque al ser declarada nula es como si nunca hubiese existido.• Por tanto, el TS viene a ratificar lo que había declarado la 1ª instancia.
Tribunal Supremo
SENTENCIA DIOR Y CHANNEL VS. YODEYMA
VS.
STC nº 7/2002 PROPIEDAD INDUSTRIAL: COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL Demandante: Chanel SA y Parfums Christian Dior SA Demandado: Perfumes y Cosméticos Yodeyma SL
por: COMPETENCIA DESLEAL
• Acto de publicidad adhesiva (art. 6b LCD) Uso o referencia a marcas ajenas, con el objetivo de confundir directa o indirectamente al consumidor final
• Actos de aprovechamiento de marca ajena (art. 12 LCD)
RECURSO DE ALZADA
CRITERIOS DE
VALORACIÓN
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS en virtud de lo dispuesto en:
- Ley de Competencia Desleal- Ley de Patentes
REQUISITOS
Comportamiendo doloso o culposo
Relación de causalidad
• Gastos surgidos de la investigación de las actividades que constituyen el acto de competencia desleal
DAÑO EMERGENT
E• Beneficio obtenido por
Yodeyma por la comercialización de pdtos. sirviéndose de marca ajena
LUCRO CESANTE
FALLO: Yodeyma debe cesar la comercialización de perfumes o cosméticos haciendo cualquier referencia o alusión (escrita /verbal) a marcas ajenas.
Retirar del mercado todos los documentos en los que aparezcan las marcas de Dior o Chanel.
Indemnización de daños y perjuicios
Publicación de la STC en un medio de comunicación nacional (Objetivo: rehabilitar la fama de Dior y Chanel.
Pago de costas causadas en el juzgado
SENTENCIAZARAGOZA VIRTUAL. COM
CASO: ZARAGOZAVIRTUAL.COM
Demandante: SEINTENCO SL
Demandados: INTERNET ZARAGOZA, SOCIEDAD CIVIL
+ J.G.S como socio de Internet Zaragoza, Sociedad Civil
+ RESIDUO CERO SL
zaragozavirtual.com
Zaragoza-Virtual.com
Desde 1998 utiliza como marca y nombre comercial:
Utiliza posteriormente como marca:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Se solicita EL CESE EN EL USO DEL DOMINIO ‘zaragoza-virtual.com’ en virtud de:
Ley de Marcas: o art. 1 marca: signo/medio que sirva para distinguir B/S
de una persona similares a los de otrao art. 30 el registro de una marca confiere a su titular el
dcho. Exclusivo de utilizarla en el tráfico económicoo art. 31 el titular de la marca puede utilizar las acciones
del art. 35 contra quien lesione su derecho
Ley de Competencia Deslealo art. 6 regula los actos de confusión
Ley General de Publicidado arts. 26 y 27: regulan los actos de publicidad que inducen
a confusióncon empresas, actividades, marcas
FALLO: Se declaran ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Obligación de los demandados de cesar en el uso del dominio ‘Zaragoza-Virtual.com’ + excluir su publicidad
Prohibición para la parte demandada de utilizar en cualquier tráfico mercantil, comercial o de internet el dominio o la referencia a ‘Zaragoza Virtual’
Los demandados deben notificar la noticia:
· a sus clientes· por la televisión local donde se ha
difundido la publicidad
FUNDAMENTOS DE DERECHOLa OEPM otorga la inscripción de la marca
EQUILIBANCE, solicitada por DISTRIBORG SA. Para la clase 5ª (productos dietéticos...)
Contra esta resolución interpone recurso Contencioso-Administrativo Don Lorenzo (titular marca EQUILIBRA), para la clase 5ª que ampara sustancias dietéticas de uso médico.
La Sala desestima el recursoContra esta sentencia, se interpone recurso
de casación Por Don Lorenzo.
FALLODESESTIMAN el recurso de
casación nº 190/2003, interpuesto por Don Lorenzo, contra la STS. 1387/2002 dictada por la sección Primera de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid el 28/10/02,Con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
(art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional)
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