CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
1
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
Capital Legal Services
Административная и гражданская
ответственность за нарушение
исключительных прав на товарный
знак. Порядок привлечения.
Елена Бергер
Старший юрист
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
2
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 2
Ответственность за незаконное использование товарного знака
Административная ответственность
Статья 14.10 КоАП РФ от 50 000 до 200 000 рублей
Уголовная ответственность Статья 180 УК РФ
от 100 000 до 300 000 рублей или
лишение свободы до 2-х лет
Гражданско-правовая ответственность Статья 1515 ГК РФ
от 10 000 до 5 000 000 рублей
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
3
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 3
Кто вправе инициировать административное судопроизводство?
Полиция
Роспотребнадзор
Таможенные органы
Основание – заявление правообладателя или выявление нарушения в рамках контрольных мероприятий. С 1.01.2016 г по 31.12.2018 г. введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства Основание – проверка при таможенном оформлении товаров, проверка после выпуска товаров, заявление правообладателя. Внесение ТЗ в ТРОИС => обязанность таможенных органов приостанавливать все поставки неуполномоченных импортеров.
Дело об административном правонарушении рассматривается в двухмесячный срок со дня получения судьей заявления.
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
4
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 4
Является административным правонарушением по ст. 14.10
КоАП
Не является административным правонарушением по ст. 14.10
КоАП
Параллельный импорт
Оригинальные товары, импортируемые в Россию без согласия владельца товарного знака
Контрафакт
Товары, ярлыки и товарная упаковка, на которых товарные знаки размещены неправомерно или являются сходными до степени смешения
Нарушения, связанные с ввозом товаров на территорию РФ
См. «Дело Порше Кайен» (Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 N
10458/08 по делу N А40-9281/08-145-128)
См. также п. 2 Справки СИП № СП-23/4 от 26 февраля 2015 года
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
5
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 5
Преюдиция административного акта в гражданском процессе
Позиции Суда по интеллектуальным правам
Преюдиция есть Преюдиции нет ввиду разного
субъектного состава Примеры: Постановление от 25 ноября 2016 по делу №А72-15721/2015; Постановление от 4 апреля 2017 по делу №А45-2961/2016
Пример: Постановление от 1 июля 2016 по делу №А53-16123/2015;
НО: В любом случае, есть возможность ссылаться на обстоятельства,
установленные при рассмотрении административного дела
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
6 CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
Административная ответственность 1. Штраф в пользу государства
2. Конфискация товара
3. Минимальная вовлеченность
правообладателя
4. Возможна только в отношении контрафакта
Гражданская ответственность 1. Компенсация в пользу
правообладателя
2. Конфискация товара
3. Максимальная вовлеченность правообладателя
4. Возможна как в отношении контрафакта, так и в отношении параллельно импортируемых товаров
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
7
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 7
П. 4 ст. 1515 ГК РФ:
«Правообладатель вправе
требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты компенсации» Альтернатива убыткам
Освобождение от
бремени доказывания
размера
П. 43.2 Постановления Пленумов
ВС и ВАС №5/29:
«Компенсация подлежит
взысканию при доказанности
факта нарушения, при этом
правообладатель не обязан
доказывать размер понесенных
убытков»
Природа компенсации
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
8
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 8
Способы расчета размера компенсации
2
3
10 тыс. - 5 млн. рублей –
без приведения расчета
В двукратном размере
стоимости товаров, на
которых незаконно
размещен товарный
знак
В двукратном размере
стоимости права
использования товарного
знака (простой
неисключительной
лицензии)
Правообладатель вправе потребовать
компенсацию
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
9
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 9
Ключевые позиции судебной практики по определению
размера компенсации
• Правило о серии товарных знаков (п. 33)
• Суд не может изменить способ расчета
компенсации (п. 35)
• «Правило одного чека» (п. 36)
Подходы практики к определению размера
компенсации
Конституционный суд
Верховный суд
Постановление КС от 13.12.2016 №28-П:
• Размер компенсации может быть снижен ниже
низшего предела
«Обзор судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллектуальных
прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
23.09.2015)
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013
№16449/12:
• Компенсация может быть снижена при
любом способе ее расчета, в том числе при
расчете по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ
Высший арбитражный
суд
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
10
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 10
Два подхода к цели компенсации
Цель компенсации
Компенсаторный подход Штрафной подход
Возможность взыскания
компенсации в двукратном
размере стоимости
реализованных товаров
(пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ)
(абз. 6 п. 3.1 Постановления КС
№28-П от 13.12.2016)
Позиция КС – компенсация носит
штрафной характер и преследует
цель общей превенции
(Постановление Президиума
ВАС РФ от 20.11.2012 №8953/12)
Правообладатель должен
быть поставлен в то же
положение, в котором он
находился бы, если бы объект
ИС использовался правомерно
СИП поддерживает данную
позицию ВАС
(см. напр. Постановление СИП
от 02.03.2017 №С01-1301/2016
по делу №А60-6467/2016)
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
11
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 11
Преимущества и недостатки подходов
Компенсаторный подход Штрафной подход
+
-
Компенсация
соразмерна убыткам
правообладателя
Размер взысканной
компенсации
невозможно
предугадать
+
-
Размер компенсации
предсказуем и
соответствует
формуле,
закрепленной в законе
Компенсация может
быть значительно
несоразмерна размеру
убытков
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
12
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 12
Расчет компенсации в соответствии с формулой, установленной в законе,
не гарантирует взыскания в полном объеме
Пример 1. Дело Симферопольской кондитерской фабрики
(Постановление СИП от 20.02.2017 по делу №А83-49/2016)
Проблема снижения размера компенсации
Расчет истца Основания снижения
Шаг 1. Самостоятельная «контрольная
закупка» продукции со спорными
обозначениями
Разумность, справедливость,
соразмерность последствиям
нарушения
Шаг 2. Запрос информации об объемах
и таможенной стоимости продукции в
ФТС
Шаг 3. Расчет стоимости продукции на
основании полученных данных о
рыночной цене и объемах ввоза
Запрошено: 26 528 900 рублей Взыскано: 9 200 000 рублей
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
13
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 13
Расчет компенсации в соответствии с формулой, установленной в законе,
не гарантирует взыскания в полном объеме
Пример 2. Дело «Очкарика»
(Постановление СИП от 11.10.2016 по делу №А75-3512/2014)
Проблема снижения размера компенсации
Расчет истца Основания для снижения
Шаг 1. Предоставление лицензионного
договора на спорный товарный знак с
фиксированной ценой
Разумность, справедливость,
соразмерность последствиям
нарушения
Шаг 2. Расчет компенсации исходя из
цены годовой лицензии и срока
нарушения
Запрошено: 2 494 116,24 рублей
Взыскано: 700 000 рублей
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
14
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 14
Критерии определения судами размера компенсации
Вина нарушителя Характер нарушения Добросовестность истца
Нарушитель осознанно использует товарный
знак другого лица (дело №А32-29419/2016)
Производство > Перепродажа > Ввоз
(дело №А21-2831/2015)
Реальное использование истцом товарного знака (дело №А08-8802/2013)
Нарушитель игнорирует претензии
правообладателя (дело №А56-91871/2015)
Объем нарушения (дело №А14-16003/2014)
Предъявление иска сразу после того как узнал, что его права нарушены
Доход от нарушения (дело №А43-14376/2012)
Срок нарушения (дело №А70-5860/2015)
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
15
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 15
Фактическая реализация товара Результаты «контрольной закупки» (дело №А83-49/2016)
Недобросовестность ответчика
Направление претензии (дело №А56-91871/2015) Известность товарного знака (дело №А34-2509/2015)
Объем нарушения Сведения из ФНС и/или ФТС (дело №А43-12230/2014)
Срок нарушения
Сведения от регистратора домена о дате регистрации (дело №А56-11254/2012) Сведения из ФТС о ввозе товаров
Доказательства, которые могут быть приняты во внимание
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
16
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES 16
Выводы
Отсутствие единого подхода к
цели компенсации влечет
неопределенность ее размера
На практике следует ориентироваться на доказывание не только
размера компенсации, но и вины и характера нарушения
Для облегчения доказывания размера компенсации, вины
нарушителя и характера нарушения целесообразно обращаться
в госорганы для привлечения нарушителя к ответственности
CLS.RU
© 2014 CAPITAL LEGAL SERVICES INTERNATIONAL, L.L.C.
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
17
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
Спасибо за внимание!
Mannerheimintie 16 A 4
FIN-00100, Helsinki
+358 (0) 20 7346 490
Россия, 191186, Санкт-Петербург
ул. Итальянская, д. 17
Офис центр «Пассаж / Итальянская 17»
+7 812 346 79 90
Россия, 127006, Москва
ул. Долгоруковская, д. 7
БЦ «Садовая Плаза»
+7 495 970 10 90
ФИН
СПБ
МСК