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CAROLINA PINA
ABRIL 2008
Protección legal de las marcas en China
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La adhesión de China a la OMC en el año 2001 confiere a este país de un marco legal para la protección de las marcas. No obstante, la existencia de lagunas en la legislación, el proteccionismo local y una errática estrategia de marcas por parte de las empresas extranjeras, han favorecido el florecimiento de mafias dedicadas a la falsificación de todo tipo de productos.
La Asamblea Nacional China reconoció por primera vez la propiedad privada mediante ley en 2007.
En abril de 2007, Estados Unidos inició un procedimiento ante la OMC contra China por irregularidades en la aplicación de su normativa de Propiedad Industrial.
Introducción
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En el marco de un nuevo plan de acción contra la piratería, China ha anunciado que acometerá una reforma de la Ley de Marcas a mediados de 2009, con el objetivo de agilizar el procedimiento administrativo y lograr así una mayor eficacia contra la piratería.
Aunque el problema de las falsificaciones no se resolverá de forma inmediata, la implantación de una legislación más acorde con los acuerdos de la OMC significa mayores garantías para las empresas extranjeras que comercializan sus productos o servicios en el mercado chino.
Introducción
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El registro de la marca
Las empresas deben asegurarse la protección registral de sus marcas en China. Las marcas son derechos territoriales.
Es importante advertir que Hong Kong y Taiwán poseen sistemas propios y diferenciados de protección de marcas, más avanzados que el vigente en la República Popular de China.
El sistema de registro se rige en China por el principio ”first to file”, esto es, se concede la propiedad de la marca al primero en registrarla.
El tiempo aproximado del registro de una marca en China es de dos años, aunque puede prolongarse hasta cuatro años, si se plantean oposiciones.
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Es muy recomendable registrar la marca tanto en el alfabeto latino como en ideogramas (caracteres chinos), y registrar tanto la traducción al chino de la marca como su transliteración.
En general, los productos se comercializan inicialmente con signos occidentales y, con posterioridad, el comprador, que rara vez puede comprender la grafía occidental, le asigna un nombre chino.
El registro de la marca
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Starbucks v. Shanghai Xingbake Cafe
En 2006, un tribunal chino multó a la cadena de cafeterías Shanghai Xingbake Cafecon 500.000 yuanes (39.000 €) por copiar la marca del grupo de cafeterías estadounidense Starbucks.
Shanghai Xingbake Cafe utilizaba el nombre chino de Starbucks para sus cafés, ya que 'Xing' significa "estrella", y 'bake' suena como "buck", que significa dólar. Además, el logo de la cadena de Shanghai también era parecido al de Starbucks.
El tribunal chino dio la razón a Starbucks. Shanghai Xingbake Cafe defendía que su nombre era válido porque fue registrado en el año 2000, antes de que Starbucks registrara su marca en China, mientras que la cadena norteamericana sostuvo que su marca estaba registrada desde 1999.
Starbucks empezó a gestionar directamente establecimientos en 2000 después de formar una 'joint venture' con Uni-President.
El registro de la marca. Caso Starbucks
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Marca notoria y renombrada
¿¿CCóómo se protegen las marcas notorias en China? mo se protegen las marcas notorias en China?
Las marcas notorias se reconocen legalmente en China desde 2001 Anteriormente la protección por notoriedad era otorgada discrecionalmente por el Estado como un “honor” o “liberalidad”. Además, a partir de las medidas introducidas por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO) en 2003, la clasificación de las marcas notorias no se contempla ya como un “honor” para las empresas, sino como una figura jurídica efectiva de protección de la marca.
La solicitud del reconocimiento de una marca como notoria puede realizarse en los siguientes casos:
La marca no está registrada en China, pero es ampliamente conocida en China
En este caso, si se solicita el registro como marca de un signo idéntico o similar al anterior, para designar bienes o servicios idénticos o similares, el registro será rechazado.
La marca se encuentra registrada en China y, además, es ampliamente conocida en China
Si se solicita el registro como marca de un signo idéntico o similar al registrado, para bienes o servicios diferentes, el registro será rechazado si puede dañar los intereses del titular de la marca registrada.
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La empresa española debe contar con el adecuado asesoramiento, no sólo jurídico sino también comercial, a la hora de diseñar una correcta estrategia de marcas.
Due diligence: el inversor debe llevar a cabo una due diligence del proyecto en sí, pero también de la compañía con la que pretende llevar a cabo la joint venture, para asegurarse de que la misma no esconde negocios paralelos que puedan inducirla a cometer actos de competencia desleal o usurpación de la marca.
Estrategia de marcas. Análisis casuístico
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Caso Danone v. Grupo Wahaha
En 1996, Danone emprendió una joint venture con el grupo chino Wahaha, para la fabricación y distribución en el mercado chino de zumos y botellas de agua.
En abril de 2007, Danone demandó a Wahaha, acusándola de estar comercializando productos al margen de la joint venture, e infringiendo el acuerdo por el que Wahaha había cedido todas sus marcas a la joint venture.
Wahaha alegó que el acuerdo de cesión nunca fue jurídicamente vinculante, pues la ley china exige que este tipo de acuerdos sean aprobados por la Oficina de Marcas. Sin embargo, aunque el plazo de contestación es de 30 días tras la recepción de la solicitud, y el solicitante tiene derecho a impugnar la decisión, la Oficina de Marcas denegó finalmente el acuerdo en junio de 2007.
Estrategia de marcas. Análisis casuístico
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Casos examinadosCasos examinados:
PepsiCo International v. Sichuan Bottling
En 2002, Pepsi terminó su joint-venture con la embotelladora china Sichuan Bottling, por divergencias en la gestión, y tuvo que recurrir al arbitraje para lograr que la empresa china dejara de utilizar su marca
Estrategia de marcas. Análisis casuístico
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Perspectiva contractual:
Las partes habrán de decidir si aportan sus marcas a la joint venture, y en quégrado (licencia, cesión, etc.).
No es recomendable llegar a acuerdos de co-branding o copropiedad sobre la marca en el seno de la joint venture, pues en caso de desavenencia entre las partes resulta muy difícil deslindar ese activo intangible compartido.
Cláusulas recomendables en los acuerdos de licencia de marca:
Cláusula de control de calidad del licenciante sobre el licenciatario.
Facultades de fijación de precios y objetivos de ventas.
Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Por ejemplo: cumplimiento de la normativa contra la explotación infantil.
Estrategia de marcas. Perspectiva contractual
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Parámetros de calidad:
El titular de la marca suele reservarse el derecho de supervisar la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, asumiendo la responsabilidad frente a terceros por los productos comercializados bajo su marca.
En contrapartida, el licenciatario deberá velar por la conservación del valor comercial de la marca, ateniéndose a las directrices marcadas por el licenciante respecto a:
- Calidad de los materiales.
- Etiquetado de control comunitario.
- Fuentes de aprovisionamiento, etc.
En cuanto a la responsabilidad del titular de la marca, debe tenerse en cuenta que, respecto de los productos chinos que entren en el mercado europeo, se estará a lo dispuesto en la Directivas 85/374 y 99/34 sobre productos defectuosos, transpuestas al Derecho español por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Las disposiciones mencionadas responsabilizan al fabricante e importador por los daños ocasionados a los consumidores.
Estrategia de marcas. Perspectiva contractual
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Estrategia de marcas. Perspectiva contractual
Cláusula de arbitraje.
Ante la falta de confianza en los tribunales chinos, suele consignarse en estos contratos una cláusula de arbitraje.
El carácter internacional de la joint venture suscita cuestiones importantes en la negociación de la cláusula arbitral, como el idioma del arbitraje, el foro, el número y nacionalidad de los árbitros, la ley aplicable al arbitraje, etc.
El arbitraje internacional ofrece ventajas, pero también inconvenientes:
Ventajas: mayor rapidez y agilidad en la resolución de la controversia.
Inconvenientes: es más caro y resulta más difícil revertir la decisión contenida en el laudo arbitral.
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Protección de la marca
¿¿QuQuéé vvíías existen en el sistema chino para poner fin a la infraccias existen en el sistema chino para poner fin a la infraccióón de la marca n de la marca registrada?registrada?
Vías de resolución de conflictos:
Vía administrativa
Vía judicialCivil
Penal
La revisión legislativa de 2001 otorgó a autoridades locales y tribunales amplios poderes para confiscar y destruir bienes ilegales, así como para imponer multas.
La Ley también refuerza a los propietarios de marcas a la hora de solicitar indemnización por daños y perjuicios hasta un importe de 500.000 RMB (37.953,60 €).
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¿¿QuQuéé medidas puede adoptar la empresa en supuestos de infraccimedidas puede adoptar la empresa en supuestos de infraccióón de marca n de marca registrada?registrada?
Se recomienda que el titular de la marca dirija una investigación preliminar contra la presunta parte infractora. Dicha investigación puede ayudar a determinar el alcance y nivel de la infracción, así como a recoger pruebas de la misma.
Carta de advertencia y cese de la infracción (cease and desist letter), en la que el poseedor de la marca registrada deje constancia de que la misma se halla efectivamente registrada o en situación de solicitud pendiente, y exija un compromiso de no infracción en el futuro.
De este modo se pretende identificar al fabricante y/o distribuidor de las falsificaciones.
La remisión de este requerimiento no siempre es recomendable, especialmente en el marco de procedimientos penales, en los que el factor sorpresa puede reportar mejores resultados.
Protección de la marca
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Si no hay respuesta o la negociación entre las partes fracasa, el titular de la marca registrada puede estudiar la posibilidad de entablar acciones administrativas o judiciales:
Acciones administrativas:
Se interponen ante la autoridad local pertinente de la Administración de Industria y Comercio (AIC). La decisión suele expedirse en un plazo de tres meses, tras la acción de incautación y la imposición de multas pertinentes y está sujeta a acción judicial.
La documentación incautada por la AIC en estos trámites (como registros y cifras de ventas, bienes falsificados incautados durante la incursión) deberátenerse en cuenta a la hora de decidir si proseguir mediante procedimientos administrativos, litigio o tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes.
Acción judicial:
- Civil:Acción declarativa de la infracción y acción indemnizatoria.
- Criminal: El titular de la marca tiene la posibilidad de reclamar daños y perjuicios conjuntamente a través de un litigio civil.
La mayoría de los tribunales solicitarán del demandante la prueba del registro de la marca.
Protección de la marca
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Supuestos de falsificacionesSupuestos de falsificaciones:
Yamaha v. Tianjing Gangtian
En 1999 se dio a conocer que Gangtian había comenzado a fabricar motocicletas con la marca Yamaha. En 2002, Yamaha emprendió acciones civiles contra Tianjing Gangtian por infracción de marca registrada. La sentencia del juzgado de Tianjing obligó a Gangtian a cesar la fabricación, a que pidiera disculpas a Yamaha a través de los periódicos locales y a que indemnizara a Yamaha con una cantidad de 900.000 RMB (aproximadamente 69.000 €).
Usurpación de marca. Casos
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Lacoste v. Crocodile Garments
El 23 de octubre de 2003, el TS de Pekín dio el visto bueno al acuerdo alcanzado por dos firmas de ropa que incorporan como logo un cocodrilo en sus prendas.
La francesa Lacoste (que registró su marca y logo en China en 1980) acusaba a Crocodile Garments, establecida en Hong Kong, de comercializar prendas con una marca similar. El acuerdo alcanzado obligaba a Crocodile Garments a rediseñar su cocodrilo.
Ferrero v. Montresor Food
En abril de este año, el Tribunal Supremo Chino ha ordenado al fabricante Montresordejar de producir productos de confitería empaquetados en un envoltorio que imitaba el empleado por la empresa italiana de chocolates, Ferrero.
Usurpación de marca. Casos
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Tras las reformas introducidas en 2001, puede afirmarse que el sistema judicial chino funciona con regularidad. Aun así, la parte extranjera o sus abogados deben mantener un estrecho contacto con los funcionarios judiciales y el gobierno local. Una apelación al gobernador provincial, al alcalde de la ciudad o al secretario del partido puede resultar efectiva.El principal problema se plantea no obstante a la hora de ejecutar la sentencia.Se puede dar el caso de que, aunque los tribunales hayan dictado sentencia a favor de la empresa cuya marca ha sido usurpada, el demandado siga comercializando productos bajo la marca del demandante.En estos casos, el tribunal, después de comprobar que la sentencia no está siendo acatada, puede infligir castigos de gran dureza (incluso penas de cárcel).
Protección de la marca
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El área geográfica donde se realice el proceso de reclamación es fundamental a la hora de determinar su éxito final.
En términos generales, los territorios chinos desarrollados y con una estructura y cultura empresarial avanzada (costa oriental) presentan mayores opciones para una salida exitosa de los procesos de reclamación por copia y/o falsificación.
No siendo así en las provincias del interior, donde el nivel de subdesarrollo es alto y las decisiones de cierre de factorías, etc. conllevan problemas de tipo socio-político.
En Beijing y Shanghai existen tribunales especializados en casos de propiedad intelectual e industrial, con un alto grado de preparación por parte de los jueces.
Protección de la marca
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PEKIN
© Rouse & Co. International, 2003
Usurpación de marca. Áreas de producción y distribución defalsificaciones
DALIAN
GUANGZHOU
JINJIANG
JINHUA
HANGZHOU
GUIPING
KUNMING
YIWU
SHISHI & QUANZHOU
DONGGUAN & HUMENMercados clasificados según su volumen de ventas mensual:
Ciudades con minoristas o pequeños mayoristasCiudades con grandes mayoristas o exportadores
Áreas de producción y rutas de suministro:
Guiping Comercios en GuangzhouJinjiang Comercios en Quanzhou, Shishi, Hangzhou, Beijing y KunmingJinhua Comercios en YiwuGuangzhou Comercios en Pekín, Hangzhou y Dongguan
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Protección de la marca. Estrategia comercial
Como estrategia complementaria para asegurar los intereses comerciales de sus marcas, los distintos países llevan a cabo políticas de contraataque a través de sus Cámaras de Comercio y asociaciones profesionales, promocionando el producto y/o diseño original a través de campañas de promoción “Made in”.
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Medidas en aduana
La aduana china ha demostrado un creciente interés en la lucha por los derechos de la propiedad intelectual.
En 1995 se aprobó la normativa Regulations on the Protection of Intellectual PropertyRights by Customs, que autoriza al personal de aduanas a confiscar bienes sospechosos a su entrada y salida del país o en depósito aduanero.
Dichas actuaciones resultan notablemente efectivas en Guandong y Shanghai. Para ello, las empresas deberán tener sus marcas registradas y reclamar protección a la Administración General de Aduanas. Tras realizar la solicitud de protección a la Aduana china, ésta la aprobará o rechazará en un plazo de 30 días. La protección será por un período de 7 años, renovables.
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Medidas en aduana. Perspectiva europea
¿¿QuQuéé son las medidas a adoptar en aduana?son las medidas a adoptar en aduana?
Desde la perspectiva española, los titulares de marcas cuyos productos hayan sido falsificados en China y pretendan ser introducidos en España, pueden solicitar la intervención de las autoridades aduaneras
El Reglamento CEE 1383/2003 declara competentes a las autoridades aduaneras para pronunciarse sobre la solicitud de intervención de mercancías con usurpación de marca.
Además, se contempla la posibilidad de que sean las propias oficinas de aduanas las que tomen la iniciativa, informando al titular del derecho del riesgo de infracción.
La autoridad aduanera estará autorizada a proceder a la retención de la mercancía durante un plazo de tres días laborables, para que el titular del derecho pueda presentar una solicitud de intervención.
Cada Estado miembro debe establecer sanciones para disuadir la entrada de las mercancías con usurpación de marca o mercancías piratas.
Entre esas medidas destaca la destrucción de las mercancías o su colocación fuera de los circuitos comerciales; ello sin ninguna clase de indemnización.
El Reglamento faculta, asimismo, a los Estados miembros para adoptar cualquier otra medida que tenga por efecto privar a las personas interesadas del beneficio económico de la operación
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Conclusiones
Desde su adhesión a la OMC, China cuenta con un marco legislativo adecuado para la protección de las marcas.
Sin embargo, razones sobre todo de política económica hacen que en la práctica, la protección efectiva de las marcas extranjeras en China encuentre todavía algunas dificultades.Sería por ello deseable un esfuerzo adicional del gobierno chino para lograr una aplicación más ágil y eficaz de las disposiciones legales.
La consolidación gradual de las marcas y empresas chinas contribuirá con seguridad a flexibilizar el proteccionismo oficial y, en consecuencia, a incrementar la protección de estos derechos de propiedad industrial.
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