Практика трансфера Практика трансфера технологийтехнологий

Кен Портер Steamboat Mountain Solutions

авторское право 2011авторские права защищены

Обзор

Организация работы с изобретениями• Изложение идеи изобретения• Оценка• Получение патента • Маркетинг• Переговоры и продажа лицензии

Ресурсы и финансовая поддержкаКомпании Start-up

Изобре-тение

Оценка

Придержать\отказаться

да\нет

Прогнозируемаястоимость > 0

Заявление на патент и получение

патента

Маркетинг Заинтересо-ванность

Оценка и переговоры

Управление лицензией

Договор заключен

Процесс: от описания изобретения до продажи лицензии

Контрольный Этап стоимость патента

да

Нет

Придержать\отказаться

нет

да

да

нет

Инвести-РуйтеПС > 0

нет

да

Описание процесса работы с изобретениями

Этапы работы с изобретением: концепция охраны патента – инструмент распределения ресурсов

Priority 12 месяцев 30 месяцев months months

временныйпатент

Заявка на патент в США Подать заявление в рамках

договора о патенттой кооперации

PCT NationalPhase

Форма описания изобретения (ФОИ)

временныйпатент

Marketing and Patenting Licensing

$10 3 $10 5

Наблюдение Гипотеза Прогноз Эксперименты

НИОКР (изобретатель)

ЦТТ

USPTO

ИЗОБРЕТЕНИЕ

$10 4

Этапы работы с патентами Европейского патентного бюро (EPO) и Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO)

Основные шаги

1

4

2

5

3

Изложение идеи изобретения

Оценка

Получение патента

Маркетинг

Переговоры и продажа лицензии

Изобретатель излагает идею своего изобретенияДо того, как изобретатель представит вам идею своего

изобретения в письменной форме в первый раз, обсудите ее в произвольной форме в ходе личной встречи или по телефону – это поможет наладить взаимопонимание

Изобретатели должны приводить описание своего изобретения в стандартном формате ФОИКогда следует сообщать об изобретении?

В потенциале идея должна найти применение в производственном секторе

Форма описания есть на сайте Protto

1

ОценкаПри оценке изобретения учитываются

3 составляющих:

Научная ценность и\или технические достоинства Пояснение ранее неизвестных концепций

Патентная ценность Возможность засекретить те пункты патентной заявки,

которые представляют ценность и которые можно обосновать

Коммерческая ценность Обоснованность\вероятность того, что технология может

стать основой для создания востребованной продукции, на которую найдется лицензиат

2

ОценкаЧто следует оценивать1. Само изобретение

Что это? Опишите изобретение Сравните его с уже существующими или ожидаемыми

техническими решениями в данной области Каким образом применение новой технологии приведет к

возможности предложить потенциальному лицензиату новый вид продукции?

2. Ситуация на рынке сбыта Каков целевой рынок сбыта Насколько он велик

Технология является усовершенствованием чего-либо уже существующего или прорывом?

Есть ли интерес в производственном секторе – следует проконсультироваться с хорошо информированными людьми

2

3. Патентная оценка Новизна Неочевидность Полезность Спрогнозируйте, какие пункты будут основными в

патентной заявке Определите, чем подкрепляются заявленные

характеристики, например, каковы экспериментально полученные данные

Оцените перспективы использования патента и наличие ограничивающих факторов Исходите из основных заявленных характеристик Знайте, что ваше изобретение может быть сочтено

очевидным Неожиданный результат? Сможете ли вы преуспеть там, где другие не смогли?

2

Оценка

Инструменты оценки патентаПоисковик Google Scholar

Научная литература

Бюро по патентным и товарным знакам США - USPTO Выданные патенты Опубликованные патентные заявки База данных для поиска заявок патент. информации PAIR

Европейское патентное бюро - EPO Всемирная организация интеллектуальной собственности

- WIPO Инструмент автоматизированной классификации патентов

2

Изобретение требует:• Концепции – она должна быть сформулирована изобретателем• Возможности его практического применения

– Создание изобретения (продемонстрируйте, как его сделать)– Проверка на признание изобретения законным (объясните, как

оно работает)Патентоспособное изобретение должно быть, согласно статьи 35свода федеральных законов США,:полезным §101; новым §102; неочевидным §103

Соответствовать известному уровню техники:Известный уровень техники – это любая информация обизвестных технических решениях в данной области, опубликованнаядо заявленной даты изобретения, включая варианты

Недавно в деле компании KSR против компании Teleflex Верховный Суд повысил

требования к критерию «неочевидность, что повышает вероятность того, что ретроспективный подход может повлиять на решения

ОценкаРешение «да\нет» принимается после проведения

экономического анализа патента (прогнозируемая стоимость – ПС)

Если принято решение «да», то в большинстве случаев в США следующим шагом является подача заявки на предварительный патент

Интеллектуальная собственность может также быть защищена авторским правом, штампом «коммерческий секрет», товарными знаками

В случае принятия положительного решения по ЧТС сотрудничество с патентным поверенным может помочь снизить издержки и, таким образом,

снизить финансовое бремя

2

Годен\не

годен

Процедура получения патента

Обратитесь к услугам патентного поверенного Заключите с ним соглашение об оказании услуг или

контрактПредоставьте ему необходимую исходную

информацию (это улучшает качество услуг и снижает юридические издержки)Заполните форму описания идеи Изобретатель делает техническое описаниеЗаполните форму анализа изобретения и контрольный

список Заполните форму результатов патентного поиска

3

Процедура получения патентаПодготовьте проект заявки на получение патента и

представьте его вашему руководству и изобретателю на рассмотрение и утверждение

Патентный поверенный должен быть уведомлен о комментариях и исправлениях, часто посредством конференц-связи

В результате разрабатывается согласованный окончательный проект заявки

Проводится выверка заявкиПодается заявка на патент

Ключевым моментом в стремлении снизить затраты является тщательная работа над первым проектом заявки с целью сокращения последующих многократных перепроверок

3

МаркетингУспех зависит от глубокого понимания сути технологии и как она согласовывается с другими технологиями

Определите объекты маркетинга (подходящие компании)Сформулируйте основные положения, характеризующие

технологию и целевой рынок сбыта (подходящее рекламное обращение)

Изобретатель(ли) принимают участие в маркетинговой компании в качестве эксперта(ов) по технологическим вопросам

Подходящие методы и инструменты при проведении маркетингаРекламные проспекты неконфиденциального содержанияЛичные контакты (звонки и электронные сообщения)Рекламные плакаты для встреч с заинтересованными

сторонамиИнформация на сайтах в интернете

4

Маркетинг

Источники информации, необходимой для проведения маркетинга Контакты изобретателя Анализ ситуации в производственном секторе Профессиональные организации Личные контакты Текущие клиенты Отчеты об исследованиях сектора промышленности Базы данных промышленных предприятий Поисковик Google и сайты промышленных предприятий

4

Переговоры и продажа лицензии

Подготовительная работа перед установлением контактов Подробно изучите целевые компанииИмейте глубокое представление о ситуации на рынке и о

конкурирующих технологияхИзучите аналогичные сделки (база данных SEC EDGAR)Имейте глубокое понимание ценности вашей технологии

Опирайтесь на информацию об опубликованных сделках нормы, имеющие место в промышленности industry norms правило 25%

5

Переговоры и продажа лицензии

Первичные контакты и переговорыПри необходимости заключается соглашение о

неразглашении конфиденциальной информацииТри этапа обязательств:

Соглашение о намерениях Опционное соглашение Соглашение о патентной лицензии

5

5Переговоры и продажа лицензии

Вопросы, подлежащие обязательному обсуждению: Что вы намереваетесь делать с технологией?

План разработки нового вида продукции Каков справедливый размер роялти? – или – Каков размер

сделки? Отчет о финансовых результатах изготовления опытного

образца? Проект соглашения о сроках и условиях:

Ставка роялти Пошлина за поддержание патента в силе Этапы и контрольные сроки Минимальная ставка роялти Этапы продаж Прочее по усмотрению сторон

5Переговоры и продажа лицензииЗафиксируйте финансовые и прочие обязательные условия в

соглашении о сроках и условияхПосле того, как договорились по всем пунктам соглашения о

сроках и условиях, ведите переговоры о прочих юридических аспектах, обязательствах и ограничительных мерах

Соглашение о сроках и условиях может стать первой частью соглашения о патентной лицензии

Соглашение о патентной лицензии включает в себя преамбулу, соглашение о сроках и условиях, страницу с подписями сторон. К нему прилагается:

Определение терминов и понятий, использованных в соглашении о сроках и условиях, документ о предоставлении лицензии, список условий соблюдения конфиденциальности и прав опубликования и т.д.

Ресурсы и финансовая поддержкаОбщие сведения о финансировании проектов, имеющих целью подтверждение правильности

концепции:Проведение кратких научно-исследовательских проектов

в целях подтверждения правильности концепции Целью является содействие усилиям по

коммерциализации технологии и по заключению лицензионного соглашения

Результативные проекты можно осуществлять имея очень маленький бюджет средств, но они должны быть реализованы в течение 6 или менее месяцев

Предложения должны включать в себя конкретные цели и этапы

Компании Start-upПроанализируйте, в каких случаях создание нового

предприятия является наилучшим вариантом коммерциализации изобретения. Таковыми часто являются случаи, когда новая технология является прорывом в той или иной области знаний

Познакомьте изобретателя с предпринимателями, финансистами и опытными менеджерами

Основные требования, которые должны быть соблюдены до того, как лицензия будет продана:Наличие бизнес-планаНаличие плана урегулирования конфликта интересов - для

научного сообществаНаличие плана финансирования, доступ к финансовым

средствамГруппа управления