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AMPARO EN REVISIÓN 759/2018 QUEJOSAS: G.D. SEARLE LLC Y PFIZER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. RECURRENTES: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; Y ULTRA LABORATORIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. RECURRENTES ADHESIVAS: G.D. SEARLE LLC Y PFIZER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

PONENTE: MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: EDUARDO ROMERO TAGLE Colaborador: Alfonso Uziel Cruz Sotomayor

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de

********** de dos mil dieciocho.

Vo. Bo. Señor Ministro:

VISTOS, para resolver los autos del amparo en revisión

759/2018, y;

RESULTANDO:

Cotejó:

PRIMERO. Hechos que dieron origen al presente asunto. De

las constancias que integran el presente expediente, se advierte que

los hechos relevantes del mismo son los siguientes:

AMPARO EN REVISIÓN 759/2018

2

G.D. Searle LLC es una compañía farmacéutica constituida

conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de

América, cuyo objeto se basa en la investigación, fabricación y

comercialización de medicamentos en todo el mundo.

El treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, G.D.

Searle LLC obtuvo la patente norteamericana respecto de una

composición farmacéutica que desarrolló y denominó “composiciones

de Celecoxib”1; tal compuesto fue creado para ayudar en el

tratamiento de artritis reumatoide y osteoartritis.

Respecto de dicha patente, G.D. Searle LLC presentó en julio

del año dos mil, una solicitud internacional de patente ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial –en lo sucesivo IMPI–; en

consecuencia, en abril del año dos mil tres, la empresa

norteamericana obtuvo la patente en México del medicamento, y

otorgó a Pfizer, sociedad anónima de capital variable, la licencia

para explotación y comercialización en nuestro país de los derechos

derivados de dicha patente2.

Derivado de lo anterior, en abril de dos mil dieciséis, Pfizer

obtuvo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos

Sanitarios –COFEPRIS– el registro sanitario 031M99 SSA, para la

1 Nos referimos a la patente otorgada en los Estados Unidos de América bajo el registro PCT/US99/28411 60/110,333. 2 Cabe señalar que al momento de la presentación de la solicitud de patente, tanto en Estados Unidos de América, como la patente internacional presentada en México, la empresa G.D. Searle LLC se encontraba constituida bajo la razón social “G.D. Searle & Co.”; sin embargo, luego de su transformación, fueron inscritos los respectivos cambios de razón social ante la autoridad de propiedad de ese país, como ante el propio IMPI.


3

comercialización del medicamento Celebrex®, que contiene el

compuesto “Celecoxib” patentado.

En consecuencia, el siete de julio de dos mil dieciséis, fue

publicada por la COFEPRIS, la “Relación de Medicamentos de

Referencia”, en la que aparece el medicamento Celebrex® como

producto de referencia para cualquier medicamento que contenga el

principio activo con denominación genérica “Celecoxib”3.

SEGUNDO. Procedimiento administrativo ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial. Luego de una revisión al sitio

web oficial de COFEPRIS, Pfizer advirtió la existencia del registro

sanitario 289M2016 SSA, otorgado en favor de Ultra Laboratorios,

sociedad anónima de capital variable, para la comercialización de un

medicamento denomiando “Tiagorol”, que contiene la denominación

genérica “Celecoxib”, respecto de la cual G.D. Searle LLC y Pfizer

tienen la patente4.

Derivado de lo anterior, G.D. Searle LLC y Pfizer solicitaron al

IMPI la imposición a Ultra Laboratorios, de las medidas

provisionales previstas en el artículo 199 bis, de la Ley de la

3 Conforme al artículo 2°, fracciones XIV y XIV Bis, del Reglamento de Insumos para la Salud, se entenderá como medicamento genérico y medicamento de referencia, lo siguiente: “Artículo 2°. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: […] XIV. Medicamento Genérico, a la especialidad farmacéutica con el mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y que mediante las pruebas reglamentarias requeridas, ha comprobado que sus especificaciones farmacopéicas, perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a las del medicamento de referencia; XIV Bis. Medicamento de referencia, al medicamento indicado por la Secretaría como tal, que cuenta con el registro de dicha dependencia, que se encuentra disponible comercialmente y es seleccionado conforme a los criterios establecidos en las Normas; […]”. 4 Respecto de este registro, G.D. Searle LLC y Pfizer promovieron un juicio de nulidad que se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente 1420/16EPI-01-9; sin embargo, dicho proceso no es materia de la litis del presente asunto.


4

Propiedad Industrial5; por lo que, conforme a lo establecido en el

artículo 199 bis 1, fracción II6, de esa misma Ley, exhibieron una

póliza de fianza por la cantidad de $********** (**********). El Instituto

registró la solicitud y formó el expediente P.C. 2840/2016 (M-118)

28104.

En consecuencia, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis,

mediante oficio 48681, el IMPI ordenó, con fundamento en el

artículo 199 bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, la aplicación

de ciertas medidas que consistieron en:

a) El retiro de circulación de los objetos fabricados o usados

presumiblemente de forma ilegal y que pudieran invadir las

reivindicaciones de la patente 213466 “Composiciones de Celecoxib”. 5 “Artículo 199 BIS. En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas: I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley; II. Ordenar se retiren de la circulación: a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores; III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley; IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2; V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley. Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio”. 6 “Artículo 199 BIS 1. Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que: […] II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, […]”.


5

b) La prohibición inmediata de la comercialización o uso de los

productos que presumiblemente pudieran invadir las reivindicaciones

de la patente 213466 “Composiciones de Celecoxib”.

c) El aseguramiento de los productos que presumiblemente

pudieran invadir las reivindicaciones de la patente 213466

“Composiciones de Celecoxib”.

d) La suspensión o cese de los actos que constituyan una

violación a la ley de la materia.

Sin embargo, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis,

Ultra Laboratorios solicitó el levantamiento de las medidas

provisionales que le fueron impuestas, ofreciendo una

contrafianza por la cantidad de $********** (**********).

Al respecto, mediante oficio 50369 de ese mismo día, el IMPI

ordenó el levantamiento de las medidas provisionales impuestas

a Ultra Laboratorios mediante oficio 48681, de dieciséis de

noviembre de dos mil dieciséis.

Por otra parte, el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis,

G.D. Searle LLC y Pfizer, solicitaron al Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial el inicio de un procedimiento administrativo

de declaración de infracciones administrativas, en contra de Ultra

Laboratorios; lo anterior, pues consideraron que dicha empresa

incurría en las conductas previstas en las fracciones XI, XII y XXX, del


6

artículo 213, en relación con los artículos 23 y 25, fracción I, todos de

la Ley de la Propiedad Industrial7.

Mediante escritos presentados el cuatro y veinte de enero de

dos mil diecisiete, Ultra Laboratorios solicitó al IMPI, con

fundamento en el artículo 199 bis 2, de la Ley de la Propiedad

Industrial, la disminución de la fianza y contrafianza que fueron

otorgadas tanto para la imposición de las medidas provisionales,

como para el levantamiento de las mismas; al respecto, la empresa

farmacéutica adjuntó diversos documentos para tratar de comprobar

que el monto de la garantía que fue autorizada a G.D. Searle LLC y

Pfizer, y el monto de la contrafianza que tuvo que presentar, fueron

excesivos, pues no correspondía a las ventas que su producto ha

obtenido, así como que no fue acorde al daño que, de comprobarse la

infracción, pudiera ocasionar a las ventas de las empresas

reclamantes.

En consecuencia, una vez analizados los medios de prueba, y

luego de una inspección ocular que se llevó a cabo el veinticinco de

enero de dos mil diecisiete, el IMPI, mediante oficio 4527 de dos de

7 Debe señalarse que esta Segunda Sala no se pronunciará respecto de este procedimiento de declaración de infracciones administrativas, pues la controversia respecto de la que versará la litis del presente asunto se limita únicamente al diverso procedimiento de imposición de medidas provisionales solicitado por G.D. Searle LLC y Pfizer. Sin embargo, las conductas que se consideró que fueron infringidas, son las siguientes: “Artículo 213. Son infracciones administrativas: […] XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva; […] XXX. Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios; […]”.


7

febrero de ese mismo año8, ordenó con fundamento en el artículo

199 bis 1, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial,

modificar y disminuir la fianza otorgada por Searle LLC y Pfizer, a

un monto de $********** (**********) y fijar la misma cantidad respecto

de la contrafianza otorgada por Ultra Laboratorios, más un monto

adicional del 40% (cuarenta por ciento) de esa cantidad.

TERCERO. Promoción del juicio de amparo, trámite y

resolución. Con motivo de lo anterior, mediante escrito presentado el

diez de febrero de dos mil diecisiete, G.D. Searle LLC y Pfizer,

sociedad anónima de capital variable, presentaron una demanda

de amparo indirecto9.

Por razón de turno el asunto fue asignado al Juzgado Primero

de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo

que mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete10,

registró el expediente con el número 179/2017, y previno a la parte

quejosa para que remitiera cierta documentación.

Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil

diecisiete, la parte quejosa cumplió con el requerimiento realizado por

el Juez de Distrito11; razón por la cual, el Juez de Distrito, por acuerdo

de veinte de febrero siguiente12, determinó desechar la demanda

respecto de ciertos actos13, y admitirla a trámite únicamente respecto

de:

8 Fojas 104 a 111 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 179/2017. 9 Fojas 2 a 91 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 179/2017. 10 Fojas 92 a 96 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 179/2017. 11 Fojas 100 y 101 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 179/2017. 12 Fojas 15 a 161 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 179/2017. 13 Los actos por lo que fue desechada la demanda fueron los siguientes:


8

a) La iniciativa, discusión, sanción, promulgación y

publicación del Decreto que reforma la Ley de la Propiedad Industrial,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de

dos mil diez, en particular el artículo 199, Bis 1, sexto y penúltimo

párrafos.

b) La emisión del oficio 4527, de dos de febrero de dos mil

diecisiete, por parte del IMPI, en el procedimiento contencioso

administrativo P.C. 2840/2016(M-118) 28104, a través del cual se

ordenó modificar y disminuir el monto de la fianza ofrecida por la parte

quejosa, y por tanto modificar y disminuir el monto de la contrafianza

ofrecida por Ultra Laboratorios, sociedad anónima de capital variable.

Al respecto, las empresas quejosas alegaron, en esencia, lo

siguiente:

Primer concepto de violación. Los actos reclamados

transgreden lo establecido en los artículos 1°, 14, 16, 17, 28 y 133

constitucionales, pues con fundamento en el precepto reclamado, se

ordenó ilegalmente la reducción del monto de la fianza y contrafianza

ofrecidas en el procediendo administrativo de origen, aunado a que,

no obstante que se solicitó que existiera una regulación del

procedimiento, dicha solicitud fue ignorada por el IMPI y se llevó a

a) El oficio 2062, de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, mediante el que el IMPI omitió correr traslado a la parte quejosa con el oficio 000148, presentado por Ultra Laboratorios, a fin de comunicarle el desahogo de una inspección ocular; y b) La emisión del oficio 3028, de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, a través del cual, el IMPI negó la solicitud formulada por la parte quejosa el veinte de enero de ese año, para el efecto de que se regularizara dicho procedimiento y se ordenara correr traslado con el escrito 000148. Cabe señalar que respecto de tal acuerdo, la parte quejosa promovió un recurso de queja, sin embargo, el Tribunal Colegiado al que correspondió conocer del asunto, determinó que el recurso era infundado.


9

cabo una inspección ocular que no fue solicitada por ninguna de las

partes.

- El nuevo monto de garantía y contragarantía fue fijado de

manera ilegal por las autoridades responsables, pues se valoraron de

forma equivocada los hechos y las pruebas ofrecidas por las partes;

por tanto, los montos fijados no son suficientes para garantizar los

posibles daños y perjuicios que pudieran sufrir las partes.

- El IMPI no se encuentra facultado para disminuir el monto de

la fianza exhibida, pues dicho artículo sólo faculta a las autoridades

responsables a ampliar la fianza cuando de la práctica de las medidas

se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para

responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la

persona en contra de quien se haya solicitado la medida.

- No debe perderse de vista que el Instituto se encuentra

facultado para ampliar la fianza únicamente en el entendido que de la

práctica de las medidas éstas resulten insuficientes para responder

de los daños y perjuicios; sin embargo, el precepto no puede ser

interpretado a contrario sensu, esto es, que la cantidad de la fianza

pueda ser disminuido.

- Suponiendo sin conceder, que se estime que el Instituto sí

tiene facultades para ordenar la disminución o reducción de las

garantías, no puede dejar de observarse que se deben tomar en

consideración los elementos aportados por el titular del derecho o

aquellos que se desprendan de las actuaciones en el expediente para

llegar a la determinación de reducir dichos montos; por tanto, debe


10

atenderse que las quejosas aportaron las pruebas pertinentes e

idóneas para demostrar la necesidad de una fianza con los montos

ofrecidos inicialmente. Esto es, no existe prueba alguna que sustente

que las situaciones de hecho que dieron origen a la imposición de la

garantía inicial se hayan modificado, sino que por el contrario, se

demostró con pruebas fehacientes que era necesario que se

mantuviera una fianza como la impuesta de manera inicial.

- Segundo concepto de violación. El artículo 199, bis 1, de la

Ley de la Propiedad Industrial contraviene a los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

Al respecto, el precepto combatido transgrede lo establecido en

el artículo 133 de la constitución, en relación a que las normas de

derecho interno no pueden transgredir lo establecido en algún tratado

internacional del que el Estado mexicano forme parte; en efecto, tanto

el Tratado de Libre Comercio para América del Norte –TLCAN–, como

el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio Exterior, contienen

disposiciones expresas en relación a la protección de los derechos de

propiedad industrial y, de manera particular, en relación a la

implementación de medidas preliminares cuando se pueda llegar a

transgredir una patente.

El levantamiento de las medidas provisionales a través de una

contrafianza o la reducción de las garantías ofrecidas, que prevé el

artículo 199, bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial, no hacen

eficaces las medidas precautorias, sino que por el contrario, las hacen


11

nugatorias, lo que, a su consideración, contradice a lo establecido en

los tratados internacionales.

En específico, señala que si bien el artículo 1716 del TLCAN

hace referencia a las medidas provisionales y establece

expresamente la protección del interés del demandado, por lo que la

parte actora debe garantizar, mediante una fianza, los posibles daños

que se llegaran a causar; lo cierto es que en dicho Tratado no se

establece la posibilidad de dejar sin efectos las medidas impuestas

mediante el ofrecimiento de contrafianzas o bien la posibilidad de

reducir el monto de las mismas.

Tercer concepto de violación. Fueron cumplidos todos los

requisitos establecidos en el artículo 191, bis 1, de la Ley de

Propiedad industrial, relativos a la necesidad de la implementación de

las medidas que fueron implementadas en un principio –acreditando

la titularidad del derecho de la patente y la existencia de la violación a

ese derecho–; sin embargo, con base en el mismo artículo 199, bis 1,

de la Ley de la Propiedad Industrial, el monto de la fianza y

contrafianza exhibidos para el otorgamiento de dichas medidas

provisionales fue reducido.

Seguidos los trámites correspondientes, el diecinueve de junio

de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito celebró audiencia

constitucional14, dictando sentencia que terminó de engrosar el

treinta de junio siguiente15, en la cual determinó:

14 Foja 882 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 179/2017. 15 Fojas 883 a 936 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 179/2017.


12

a) Sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos que

se reclamaron al Secretario de Economía; al Director General y

Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, así como

al Coordinador Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias,

todas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; al Secretario

de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la

Federación, por inexistencia de los actos que se les reclamó;

b) Sobreseer en el juicio de amparo respecto de Pfizer,

sociedad anónima de capital variable, por cuanto hace al artículo 199

Bis 1, párrafos sexto y penúltimo, de la Ley de la Propiedad Industrial,

al actualizarse la figura jurídica de cosa juzgada; y

c) Conceder el amparo a G.D. Searle LLC al considerar que si

bien el artículo 199 Bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial no es

violatorio del artículo 28 constitucional, en tanto únicamente prevé

aspectos intraprocesales y precautorios, y la naturaleza de las

medidas cautelares decretadas en los procedimientos administrativos

de infracción, así como de las contragarantías admitidas para que

queden sin efectos aquéllas, no son actos de autoridad que priven de

forma definitiva algún derecho de los particulares; lo cierto es que

dicho precepto sí contraviene al principio de supremacía

constitucional contenido en el artículo 133 de la Constitución Federal,

ya que tanto el artículo 1716 del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte, como el diverso artículo 50 del Acuerdo Sobre los

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con

el Comercio, no contemplan la posibilidad del levantamiento de las

medidas provisionales, así como la reducción de la fianza y

contrafianza, pues únicamente consignan la aportación de una fianza


13

o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado

y evitar abusos.

Al respecto, el Juez de Distrito destacó que si en la legislación

internacional no se establece la posibilidad de dejar sin efectos las

medidas provisionales decretadas mediante el ofrecimiento de la

contragarantía, ni se prevé la posibilidad de disminuir el monto de las

garantías ofrecidas, es evidente que los requisitos de procedencia

para la adopción y otorgamiento de las medidas establecidas en los

párrafos sexto y penúltimo del artículo 199 Bis 1, de la Ley de

Propiedad Industrial, sí vulneran el principio de supremacía

constitucional, consagrado en el artículo 133 constitucional.

En cuando a los efectos, el Juez de Distrito determinó que

debido a la inconvencionalidad de los párrafos sexto y penúltimo del

artículo 199 Bis 1, de la Ley de Propiedad Industrial decretada, y la

consecuente concesión del amparo, era procedente hacer extensiva

dicha concesión respecto del acto de aplicación, esto es, respecto del

oficio 4527, emitido por el IMPI el dos de febrero de dos mil diecisiete,

dentro del expediente P.C. 2840/2016 (M-118) 28104, así como

respecto de Pfizer.

CUARTO. Recursos de revisión y resolución del Tribunal

Colegiado. Inconformes con la anterior determinación, mediante

oficio y escritos presentados el diecisiete y diecinueve de julio de dos

mil diecisiete, respectivamente, el delegado del Instituto Mexicano de

la Propiedad Industrial16; la delegada de la Cámara de Diputados17 –

16 Fojas 3 a 12 del cuaderno del amparo en revisión 427/2017 del índice del Tribunal Colegiado. 17 Fojas 161 a 168 del cuaderno del amparo en revisión 759/2018.


14

como autoridades responsables–; y Ultra Laboratorios18 –tercero

interesada–, interpusieron sendos recursos de revisión.

Correspondió conocer del asunto al Décimo Séptimo Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que

mediante acuerdo de su Magistrada Presidenta de nueve de agosto

de dos mil diecisiete19, tuvo por admitidos los recursos y registró el

asunto con el número de expediente 427/2017.

Mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete20,

la Magistrada Presidenta del Tribunal Colegiado admitió a trámite el

recurso de revisión adhesivo interpuesto por G.D. Searle LLC y

Pfizer21, parte quejosa en el juicio de amparo.

Así las cosas, en sesión de doce de julio de dos mil dieciocho22,

el Tribunal Colegiado de Circuito dictó una resolución, a través de la

cual determinó: a) desechar, por lo que hace al aspecto de

constitucionalidad del artículo 199 Bis 1, párrafos sexto y penúltimo,

de la Ley de la Propiedad Industrial, el recurso de revisión principal

interpuesto por el delegado del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, por falta de legitimación para recurrir en esa parte la

sentencia de amparo; b) declaró firmes los sobreseimientos

decretados por el Juez de Distrito, por no haber sido impugnados por

alguna de las partes; c) desestimó las causales de improcedencia

alegadas por la tercero interesada; y finalmente, d) se declaró

18 Fojas 173 a 196 del cuaderno del amparo en revisión 759/2018. 19 Fojas 162 y 163 del cuaderno del amparo en revisión 427/2017 del índice del Tribunal Colegiado. 20 Foja 201 del cuaderno del amparo en revisión 427/2017 del índice del Tribunal Colegiado. 21 Fojas 197 a 221 del cuaderno del amparo en revisión 759/2018. 22 Fojas 406 a 461 del cuaderno del amparo en revisión 427/2017 del índice del Tribunal Colegiado.


15

legalmente incompetente para conocer del problema de

constitucionalidad que subsiste respecto del artículo 199 Bis 1,

párrafos sexto y penúltimo, de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo

que ordenó remitir los autos del asunto a esta Suprema Corte de

Justicia de la Nación, para el conocimiento del mismo.

QUINTO. Trámite ante esta Suprema Corte. Una vez que se

recibieron los autos del presente asunto, mediante acuerdo de veinte

de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente determinó

que este Alto Tribunal asumiría su competencia originaria para

conocer de los recursos de revisión, se ordenó el registro del asunto

con el número de amparo en revisión 759/2018, se turnó el expediente

para su estudio al Ministro Eduardo Medina Mora I., se ordenó su

envío a la Sala de su adscripción y, finalmente, se ordenó notificar al

Agente del Ministerio Público de la Federación23.

Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el

Ministro Presidente de esta Segunda Sala determinó que ésta se

avocara al conocimiento del asunto y, por tanto, ordenó remitir el

expediente relativo a su Ponencia para la elaboración del proyecto de

resolución respectivo24.

Finalmente, el proyecto de sentencia fue publicado de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de

Amparo en vigor; y,

CONSIDERANDO:

23 Fojas 94 a 100 del cuaderno del amparo en revisión 759/2018. 24 Foja 222 del cuaderno del amparo en revisión 759/2018.


16

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver

estos recursos de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de

Amparo; y, 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos

Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno

de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el

veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se interponen contra

la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo

indirecto, asunto en el que se determinó reasumir competencia, al

subsistir un planteamiento de constitucionalidad, aunado a que no

resulta necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Estos aspectos no

serán materia de análisis por esta Segunda Sala, pues el Tribunal

Colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya determinó en

su resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, que los recursos

de revisión principales y adhesivo, fueron interpuestos dentro del

plazo legal correspondiente.

Asimismo, determinó que tanto los recursos de revisión

principales interpuestos por la delegada de la Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión, y por Ultra Laboratorios –parte tercero

interesada–, como el recurso de revisión adhesivo interpuesto por

G.D. Searle Llc y Pfizer, fueron interpuestos por partes legitimadas

para ello.


17

No obstante, el Tribunal Colegiado determinó desechar

parcialmente el recurso de revisión interpuesto por el delegado

del IMPI, por considerar que éste no estaba legitimado para recurrir la

sentencia de amparo, únicamente por lo que hace a la


de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, debe señalarse que sí subsiste el recurso de

revisión interpuesto por el delegado del IMPI, por lo que hace a los

aspectos de legalidad; en consecuencia, y toda vez que el aspecto de

legitimación relativo a dicho recurso no fue analizado por el Tribunal

Colegiado, se establece que el recurso de revisión principal

interpuesto por el delegado del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial25, fue interpuesto por parte legitimada para

ello, de conformidad con los artículos 1° y 12, inciso f), y último

párrafo del “Acuerdo que delega facultades en los Directores

Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares

de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales,

Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial”26, en tanto el escrito

25 Fojas 3 a 12 del cuaderno del amparo en revisión 427/2017 del índice del Tribunal Colegiado. 26 “Artículo 1°. Se delegan en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las facultades a que se refiere el presente Acuerdo, de conformidad con el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su Estatuto Orgánico, en el ámbito de sus respectivas competencias, entendiéndose esta delegación sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General del Instituto. En todo caso, las facultades para derogar, adicionar y modificar este Acuerdo corresponden sólo a este último, sujeto a la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto”. “Artículo 12. Son facultades de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, las siguientes: […] f) Emitir los informes previos y justificados e interponer los recursos que procedan en los juicios de amparo, en los que el Instituto sea señalado como autoridad responsable; […] Las facultades a que se refieren los incisos a), d), e) e i) se delegan en el Coordinador Departamental de Procedimientos Legales. Las facultades a que se refieren los incisos f), g) e i) se delegan en el Coordinador Departamental de Amparos”.


18

correspondiente fue firmado por José Leodegario Ledesma Campos,

coordinador del Departamento de Amparos de dicho Instituto.

CUARTO. Aspectos a resolver por esta Segunda Sala. Como

cuestión previa al estudio de fondo, cabe señalar que en sentencia de

doce de julio de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado que previno

en el conocimiento del asunto, declaró firme el sobreseimiento

decretado por el Juez de Distrito respecto de los actos que se

reclamaron al Secretario de Economía; al Director General y Directora

Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, así como al

Coordinador Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias,

todas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; al Secretario

de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la

Federación, por la inexistencia de los actos que se les reclamó;

asimismo, por lo que hace al sobreseimiento respecto de Pfizer,

respecto del artículo 199 Bis 1, párrafos sexto y penúltimo, de la Ley

de la Propiedad Industrial; en consecuencia, este aspecto no será

analizado por esta Segunda Sala.

En consecuencia, en términos del Acuerdo General 5/2013, esta

Segunda Sala únicamente analizará el aspecto relativo a la


de la Ley de la Propiedad Industrial, exclusivamente por lo que hace a

la empresa G.D. Searle LLC.

QUINTO. Estudio de fondo. Precisado lo anterior, debe

tenerse en cuenta que la parte quejosa combatió en su demanda de

amparo únicamente la constitucionalidad de los párrafos sexto y

penúltimo, del artículo 199 bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial,


19

preceptos que fueron analizados por el Juez de Distrito y respecto de

los cuales el Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción para

su estudio de constitucionalidad; por tanto, atendiendo a la lógica de

numeración de párrafos que se desprende de la demanda de amparo,

se transcribe la porción del artículo que únicamente será analizada

por esta Segunda Sala:

“Artículo 199 bis 1. […] El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta. Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza. […]”.

Sentado lo anterior, por cuestión de técnica, esta Segunda Sala

procede al análisis del segundo agravio hecho valer por la Cámara

de Diputados en su respectivo recurso.

La autoridad responsable, en esencia, alega que de la lectura

del artículo 199 bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial, no se

advierte de manera explícita o por medio de interpretación alguna, la

posibilidad de disminuir la fianza o contrafianza ofrecidas, por lo cual,

no se estaría en presencia de una violación al principio de

supremacía constitucional o de derecho humano alguno.

Al respecto, la Cámara de Diputados señala que el Juez de

Distrito no realizó un adecuado control de convencionalidad, pues


20

estableció una violación al principio de supremacía constitucional a

partir de una interpretación errónea del artículo 199 bis 1, de la Ley de

la Propiedad Industrial, en tanto dicho precepto no establece la

posibilidad de disminuir la fianza y la contrafianza.

A consideración de esta Segunda Sala, el agravio en estudio es

fundado.

Para llegar a tal determinación y tener una mejor comprensión y

contexto de los párrafos sexto y penúltimo del artículo 199 bis 1, de la

Ley de la Propiedad Industrial, se transcribe en su totalidad dicho

artículo, así como el diverso 199 bis, de esa misma Ley:

“Artículo 199 bis. En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas: I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley; II. Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y d) Los utensilios o instrumento (sic) destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;


21

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2; V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley. Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio”. “Artículo 199 bis 1. Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que: I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violación a su derecho; b) Que la violación a su derecho sea inminente; c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.


22

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento. El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta. Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza. El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza”.

De la lectura del artículo 199 bis, de la Ley de la Propiedad

Industrial, se advierte que en los procedimientos de declaración

administrativa, el IMPI puede adoptar diversas medidas provisionales

cuando advierta una posible violación a alguno de los derechos

protegidos por esa Ley, y tales medidas pueden consistir, entre otras,

en la orden de retiro de la circulación de determinados productos, la

prohibición para el uso o comercialización de mercancías, el

aseguramiento de bienes y la suspensión de servicios.

Por su parte, el artículo 199 bis 1, establece que para que el

IMPI pueda imponer las medidas a que se refiere el artículo anterior,

deberá requerir al solicitante de las medidas: I) que acredite ser titular

del derecho que se estime violentado; II) el otorgamiento de una

fianza para responder de los daños y perjuicios que se pudieran


23

causar a la persona en contra de quien se hayan solicitado las

medidas; y que III) proporcione la información necesaria para la

identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los

cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad

industrial.

El párrafo sexto del artículo 199 bis 1 –cuya constitucionalidad

es combatida–, establece que, para la adopción de las medidas que

sean solicitadas, el IMPI debe tomar en consideración la gravedad de

la infracción y la naturaleza de la medida que se solicite.

Asimismo, el penúltimo párrafo del artículo 199 bis 1 –cuya

constitucionalidad también es combatida–, establece que para

determinar el importe de la fianza, el IMPI deberá tomar en cuenta los

elementos aportados por el titular del derecho, y los que se

desprendan de las actuaciones en el expediente; y el importe de la

contrafianza deberá comprender la cantidad afianzada por el

solicitante de las medidas y un monto adicional de 40% (cuarenta por

ciento) sobre el que se hubiere exhibido para la fianza.

Finalmente, el precepto prevé la posibilidad de que el IMPI

solicite la ampliación tanto de la fianza, como de la contrafianza,

cuando de la práctica de las medidas impuestas se desprenda que las

otorgadas inicialmente resultaron insuficientes para responder de los

daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de

quien se hayan solicitado las medidas.

Precisado lo anterior, a consideración de esta Segunda Sala y

acorde a lo señalado por la autoridad responsable en el agravio en


24

estudio, del análisis de los párrafos sexto y penúltimo del artículo

199 bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial, no se advierte que

en éstos se establezca, de forma alguna, la posibilidad de

disminuir la fianza y contrafianza otorgadas para la implementación

de medidas preventivas.

En efecto, las porciones del artículo que fueron combatidas

únicamente prevén los aspectos que el Instituto deberá tomar en

consideración para adoptar la práctica de las medidas previstas en el

diverso artículo 199 bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, así como

para determinar el importe de la fianza que deberá otorgar el

solicitante, asimismo, establecen que el importe de la contrafianza

comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y

un monto adicional de 40% (cuarenta por ciento) sobre el que se

hubiere exhibido para la fianza; sin embargo, dichas porciones no

prevén de forma alguna la posibilidad de reducir la fianza y la

contrafianza otorgadas.

Incluso, cabe señalar que la propia parte quejosa reconoció

al finalizar su tercer concepto de violación, que las hipótesis

contenidas en el artículo 199 bis 1, de la Ley de la Propiedad

Industrial, fueron interpretadas erróneamente por las autoridades

responsables, pues éstas no prevén la reducción de la fianza,

añadiendo que si se llegara a determinar que tal disminución sí se

encuentra prevista en esa norma, ésta sería inconstitucional; sin

embargo, el Juez de Distrito fue omiso en el estudio de dicho

planteamiento.


25

En otras palabras, el Juez de Distrito partió de la base de que

las porciones reclamadas permitía: (i) la posibilidad de exhibir una

contrafianza; y (ii) la disminución tanto de la fianza como de la

contrafianza; y por ende, no analizó primero –cuando incluso lo

solicitó la parte quejosa– si las disposiciones combatidas sí contenían

las hipótesis normativas que a consideración de las quejosas, eran

inconvencionales.

No obstante, si bien el artículo establece en un diverso párrafo –

en específico, en el párrafo quinto– la posibilidad de que la persona

contra la que se haya adoptado la medida precautoria pueda exhibir

una contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se

causen al solicitante de las medidas, a efecto de obtener su

levantamiento; lo cierto es que dicho párrafo del artículo 199 bis 1, no

fue combatido por la parte quejosa en su demanda de amparo.

Aunado a lo anterior, esta Segunda Sala considera que dicha

porción del precepto no fue aplicada como fundamento para el

levantamiento de las medidas precautorias aplicadas –acto de

aplicación concreto reclamado en este caso–, pues dichas medidas

fueron levantadas mediante un oficio diverso que no es cuestionado

en el presente asunto.

Para confirmar lo anterior, debe tenerse presente que previo a la

emisión del oficio que es combatido como acto de aplicación de los

párrafos sexto y penúltimo del artículo 199 bis 1, de la Ley de la

Propiedad Industrial –cuya inconstitucionalidad es alegada–,

acontecieron los hechos siguientes:


26

a) G.D. Searle LLC y Pfizer, tuvieron conocimiento de la

comercialización de un medicamento por parte de Ultra Laboratorios

que contiene el compuesto “Celecoxib”, respecto del cual tienen la

patente, por lo que solicitaron al IMPI la imposición de las medidas

provisionales previstas en el artículo 199 bis, de la Ley de la

Propiedad Industrial; por lo que, conforme a lo establecido en el

artículo 199 bis 1, fracción II, de esa misma Ley, exhibieron una

póliza de fianza por la cantidad de $********** (seiscientos cincuenta

millones de pesos, 00/100 M.N.).

b) Derivado de dicha solicitud, el IMPI emitió el oficio 48681,

mediante el cual ordenó la aplicación a Ultra Laboratorios, de las

medidas provisionales previstas en las fracciones II, inciso a), III, IV

y V, del artículo 199 bis, de la Ley de la Propiedad Industrial.

c) Inconforme con lo anterior, Ultra Laboratorios solicitó el

levantamiento de las medidas provisionales que le fueron

impuestas, ofreciendo una contrafianza por la cantidad de

$********** (novecientos diez millones de pesos, 00/100 M.N).

d) En consecuencia, el IMPI emitió el oficio 50369, mediante el

que, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 199 bis 1, de la

Ley de la Propiedad Industrial, ordenó el levantamiento de las

medidas provisionales impuestas a Ultra Laboratorios mediante

oficio 48681.

En consecuencia, se advierte que hasta ese momento: I) el IMPI

había establecido la imposición de ciertas medidas provisionales a

Ultra Laboratorios, con fundamento en el artículo 199 bis, de la Ley de


27

la Propiedad Industrial, luego del ofrecimiento de una fianza por parte

de G.D. Searle LLC y Pfizer; y II) esas medidas fueron levantadas por

el propio Instituto, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 199

bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial, luego del ofrecimiento de

una contrafianza por parte de Ultra Laboratorios, por un monto del

40% (cuarenta por ciento) más del total de la fianza ofrecida por G.D.

Searle LLC y Pfizer.

Esto pone en evidencia que el levantamiento de las medidas fue

ordenado con anterioridad a la emisión del oficio 4527 del IMPI de dos

de febrero de dos mil diecisiete, y mediante un diverso acto que no es

combatido en la presente instancia; razón por la que se reitera que el

precepto no fue aplicado como fundamento para el levantamiento de

las medidas aplicadas, sino que únicamente se utilizó para

fundamentar la modificación de la cuantía de la fianza y contrafianza

impuestas, como se señalará a continuación.

En efecto, siguiendo con la secuela procesal administrativa,

inconforme con el monto de la contrafianza que tuvo que ofrecer para

el levantamiento de las medidas provisionales que le fueron impuestas

–pues el séptimo párrafo del artículo 199 bis 1, de la Ley de la

Propiedad Industrial, establece que la contrafianza comprenderá la

cantidad afianzada por el solicitante de las medidas más un monto

adicional del 40% sobre el que se hubiere exhibido para la fianza–,

Ultra Laboratorios solicitó al IMPI, con fundamento en el artículo

199 bis 2, de la Ley de la Propiedad Industrial, la disminución

tanto de la fianza y contrafianza que fueron otorgadas tanto para la

imposición de las medidas provisionales, como para el levantamiento

de éstas.


28

En respuesta a dicha solicitud, el IMPI emitió el oficio 4527,

mediante el cual ordenó modificar y disminuir la fianza otorgada

por Searle LLC y Pfizer, a un monto de $********** (**********) y fijar la

misma cantidad ($**********) como contrafianza a Ultra Laboratorios,

más un monto adicional del 40% (cuarenta por ciento) de esa

cantidad.

Tales hechos ponen en evidencia que el oficio 4527 emitido por

el IMPI el dos de febrero de dos mil diecisiete, mediante el que se

modificó la fianza que fue ofrecida por G.D. Searle LLC, así como la

contrafianza ofrecida por Ultra Laboratorios, derivó de una solicitud

realizada por Ultra Laboratorios por la que solicitó al IMPI, con

fundamento en el artículo 199 bis 2, de la Ley de la Propiedad

Industrial, la disminución tanto de la fianza y contrafianza. Al respecto,

dicho precepto establece lo siguiente:

“Artículo 199 bis 2. La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas a que se refiere el artículo 199 BIS de esta Ley, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida. El Instituto podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten”.

En efecto, el precepto con el que Ultra Laboratorios fundamentó

su solicitud para la disminución de la fianza y contrafianza que fueron

otorgadas tanto para la imposición de las medidas provisionales, así

como para el levantamiento de éstas, establece la posibilidad de que

el IMPI pueda modificar los términos de la medida que se haya


29

adoptado, tomando en consideración las observaciones que se le

presenten.

Al respecto, la empresa farmacéutica adjuntó diversos

documentos para tratar de comprobar que el monto de la fianza que

fue autorizada a G.D. Searle LLC y Pfizer, y el monto de la

contrafianza que tuvo que presentar, fueron excesivos, pues no

correspondían a las ventas que su producto ha obtenido, así como

que no fue acorde al daño que, de comprobarse la infracción, pudiera

ocasionar a las ventas de las empresas reclamantes.

En consecuencia, esta Segunda Sala considera que el oficio

4527 emitido por el IMPI el dos de febrero de dos mil diecisiete,

atendió a una solicitud realizada con fundamento en el artículo 199

bis 2, de la Ley de la Propiedad Industrial, para la modificación de la

fianza y contrafianza que fueron ofrecidas en un principio; por lo que

si en dicho oficio se ordenó modificar la fianza otorgada por

Searle LLC y Pfizer, así como la contrafianza, otorgada

previamente por Ultra Laboratorios, esta modificación se

fundamentó en la solicitud realizada conforme a lo establecido

en el propio artículo 199 bis 2, de esa Ley.

No obstante, esta Sala también estima que si bien en ese

mismo oficio fue aplicado el artículo 199 bis 1, fracción II, y

penúltimo y último párrafos, de la Ley de la Propiedad Industrial,

lo cierto es que dichos preceptos se utilizaron únicamente como

fundamento para la fijación y determinación de una cuantía

específica de $********** (**********) como fianza y la misma cantidad


30

($**********) como contrafianza a Ultra Laboratorios, más un monto

adicional del 40% (cuarenta por ciento) de esa cantidad.

En efecto, las porciones del artículo 199 bis 1, de la Ley de la

Propiedad Industrial que fueron utilizadas como fundamento para la

fijación tanto de la fianza, como de la contrafianza, establecen lo

siguiente:

“Artículo 199 bis 1. Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que: […] II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, […] Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza. El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza”.

De la anterior transcripción se advierte que justamente en la

fracción II, y penúltimo y último párrafos del precepto, se faculta al

IMPI para que, al determinar la práctica de las medidas precautorias,

fije el importe de la fianza que debe requerir a la parte solicitante

para responder a los daños y perjuicios que se pudieran causar a la

persona contra quien se haya solicitado la medida; asimismo, lo


31

faculta para fijar el importe de la contrafianza que deberá ser

pagada si se solicita que las medidas decretadas sean levantadas.

Por tanto, se reitera que la modificación de la fianza y

contrafianza otorgadas tanto por Searle LLC y Pfizer, así como por

Ultra Laboratorios, ordenada en el oficio 4527 emitido por el IMPI el

dos de febrero de dos mil diecisiete, se fundamentó en la facultad

conferida al IMPI en el artículo 199 bis 2, de la Ley de la Propiedad

Industrial –si bien tal precepto no se cita de manera expresa–, y no en

los párrafos sexto y penúltimo del artículo 199 bis 1, de esa misma

Ley, como señaló la parte quejosa; premisa que además fue aceptada

y analizada por el Juez de Distrito.

En suma, es fundado el agravio hecho valer por la Cámara de

Diputados, en tanto el Juez de Distrito emprendió un análisis indebido

de convencionalidad respecto de las porciones normativas

reclamadas, por dos razones fundamentales:

1. En primer término, el Juez de Distrito consideró que los

párrafos reclamados eran contrarios al TLCAN, pues éste no prevé la

posibilidad de que se levanten las medidas provisionales en materia

de propiedad industrial mediante la exhibición de una contrafianza.

Sin embargo, tal hipótesis normativa se encuentra en el párrafo

quinto del artículo 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial,

y no en los párrafos sexto y penúltimo, que sí fueron reclamados;

aunado a que el citado párrafo quinto no habría podido ser combatido

en este asunto, al haber sido aplicado a las quejosas de manera

previa a la emisión del oficio 4527 –acto de aplicación en el presente

amparo–.


32

2. Por otra parte, el Juez de Distrito consideró que los párrafos

reclamados también eran contrarios al TLCAN, pues éste no prevé la

posibilidad de reducir los montos de la fianza y la contrafianza, sino

únicamente su aumento. No obstante, la hipótesis normativa en

cuestión se encuentra en realidad en el diverso artículo 199 bis 2

de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que no fue reclamado

en el presente asunto, no obstante la solicitud que generó el oficio

4527 en que se redujeron tales montos, justamente se fundamentó en

dicho precepto.

En otras palabras, el estudio del Juez de Distrito partió de la

premisa de que las hipótesis normativas combatidas se encuentran

contenidas efectivamente en los párrafos sexto y penúltimo del

artículo 191 bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial, situación que

resulta inexacta, pues la posibilidad tanto de levantar las medidas

provisionales mediante una contrafianza, así como de reducir los

montos de fianza y contrafianza, se desprenden de otras porciones

normativas –no combatidas– de la citada ley.

Es por ello que resulta fundado el agravio de la Cámara de

Diputados, en el sentido de que los párrafos combatidos no señalan

expresamente o a partir de algún ejercicio de interpretación los

supuestos que indicó el juzgador, ante lo cual, las porciones

normativas reclamadas no podían declararse inconvencionales en

atención a las dos razones que expresó el Juez de Distrito, pues las

mismas como ya se ha indicado, atienden realmente a otras

disposiciones que no fueron combatidas.


33

De ahí que lo que el Juez de Distrito debió de realizar era

declarar inoperantes los planteamientos relativos a la contradicción al

TLCAN, en tanto los argumentos de la parte quejosa se sustentaron

en premisas falsas, atribuyendo un contenido normativo diverso al

que establecen los párrafos efectivamente reclamados.

Ahora bien, debido al sentido de la determinación alcanzada, es

innecesario el estudio del resto de los agravios hechos valer por la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como los

planteados por Ultra Laboratorios en sus respectivos recursos, en

tanto sus pretensiones han sido satisfechas con el presente fallo.

Finalmente, las quejosas G.D. Searle LLC y Pfizer, alegan en un

único agravio hecho valer en su recurso de revisión adhesivo, que fue

incorrecta la determinación del Juez de Distrito en relación a que la

aplicación del artículo 199 bis 1, párrafos sexto y penúltimo, de la Ley

de la Propiedad Industrial, no contraviene a lo establecido en el

artículo 28 constitucional.

Al respecto, las empresas alegan que contrario a lo señalado

por el Juez de Distrito, las porciones del artículo combatido,

transgreden los derechos consagrados en dicho artículo

constitucional, toda vez que contemplan la posibilidad del

levantamiento de las medidas provisionales o la reducción de la

fianza y contrafianza y, en consecuencia, que las medidas

provisionales queden sin efecto.

Por otra parte, considera que las porciones combatidas colocan

al titular de la patente en una posición de inequidad, pues el hecho


34

que se puedan levantar las medidas impuestas únicamente con el

otorgamiento de una contrafianza, sin que se fije un requisito extra

para demostrar la viabilidad del levantamiento, transgrede a los

derechos de propiedad industrial protegidos por el artículo 28

constitucional.

Por último, la recurrente considera que las porciones del

precepto reclamado establecen la posibilidad de que el IMPI levante

las medidas provisionales que fueron impuestas, a través del

ofrecimiento de una contrafianza; sin embargo, considera que dicha

facultad es opcional y no obligatoria, por lo que el Instituto deberá

considerar la viabilidad del levantamiento.

Cabe precisar que las recurrentes adhesivas hacen valer

argumentos dirigidos no como tal a robustecer la sentencia recurrida,

sino en realidad a combatir una porción de la misma que no les

beneficia, supuesto que resulta factible en el presente asunto

atendiendo al modo en que el Juez de Distrito emprendió el estudio

de constitucionalidad, pues si bien declaró fundado un argumento que

condujo a decretar que el artículo 199 bis 1, párrafos sexto y

penúltimo, de la Ley de la Propiedad Industrial era violatorio de

derechos por transgredir el TLCAN, lo cierto es que de manera previa

declaró que resultaba infundado el planteamiento que hicieron valer

las quejosas respecto de la validez de dicho precepto a la luz del

artículo 28 constitucional.

Es por ello que en el presente asunto, sí resulta posible analizar

los agravios contenidos en la revisión adhesiva que se encuentran

dirigidos a combatir una porción de la sentencia recurrida, tal y como


35

lo sostuvo el Tribunal Pleno en la tesis aislada CXLIII/96, cuyo rubro y

texto son los siguientes27:

“REVISION ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS TENDIENTES NO SOLO A MEJORAR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EN LA PARTE RESOLUTIVA QUE LE FAVORECE, SINO TAMBIEN A IMPUGNAR LAS DE LA PARTE QUE LE PERJUDICA. La adhesión al recurso de revisión prevista por el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, tiene por finalidad que quien obtuvo sentencia favorable pueda expresar agravios que integren la litis de segunda instancia, cuando su contrario a través del recurso de revisión impugnó la parte que le perjudica; agravios que pueden relacionarse con una materia diversa a la que es objeto de los argumentos vertidos por el recurrente, en tanto que al interponerse el recurso de revisión surge para quien obtuvo sentencia favorable el derecho a expresar agravios encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron al resolutivo favorable a sus intereses, y también a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Esto obedece a que quien obtiene un fallo que le favorece parcialmente tiene legitimación activa, en la medida del agravio, para interponer el recurso de revisión dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia y el hecho de no hacerlo solamente implica que hasta ese momento queda conforme con el resultado obtenido, porque tiene una sentencia que es parcialmente benéfica a sus intereses y no tiene la intención de continuar el litigio por todas las consecuencias inherentes del trámite de la segunda instancia; pero cuando otra de las partes en el juicio de amparo se inconforma con esa sentencia y hace valer el recurso de revisión, la pasividad mantenida hasta antes de la admisión del recurso, no supone que ha consentido el aspecto del fallo que le perjudica, porque la ley en la disposición que se analiza le otorga el derecho a adherirse a la revisión y expresar los agravios correspondientes, sin taxativa alguna, pues no limita el objeto de éstos a fortalecer las consideraciones de la sentencia que derivan en la parte resolutiva favorable, sino que la redacción genérica de la ley al establecer “los agravios correspondientes”, comprende también la impugnación de las consideraciones que le perjudican y hayan producido un punto resolutivo expreso, contrario a sus intereses. Una limitación sobre el particular no puede deducirse de lo establecido por el citado precepto legal en cuanto a que la revisión adhesiva sigue la suerte "procesal" de la principal, ya que también señala que el recurrente adhesivo

27 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 141.


36

expresará los agravios que correspondan, es decir, que exponga los agravios que a su derecho convengan. En este orden de ideas, queda justificado ocuparse de los agravios expuestos en la adhesión, porque aun cuando su contenido tiende a impugnar la parte de la sentencia que le perjudica al que la hace valer y no a mejorar las consideraciones de la parte resolutiva que le favorece, ello es acorde con la finalidad de ese medio procesal de defensa”.

Así las cosas, a consideración de esta Segunda Sala, el agravio

hecho valer por la recurrente adhesiva resulta infundado en parte e

inoperante en otra.

En principio, como ya se ha señalado en la presente sentencia,

las porciones del artículo que fueron combatidas por la parte quejosa

en su demanda de amparo, y respecto de las cuales esta Segunda

Sala debe pronunciarse, únicamente son los párrafos sexto y

penúltimo del artículo 199 bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial,

que hacen referencia a los aspectos que el IMPI debe tomar en

cuenta para implementar las medidas previstas en el artículo 199 bis,

de esa misma Ley, así como para determinar el importe de la fianza

que otorgue el solicitante, igualmente, establecen qué montos

comprenderá el importe de la contrafianza que se ofrezca para el

levantamiento de las medidas.

Sin embargo, como quedó asentado en párrafos previos, la

posibilidad de que se levanten las medidas provisionales en materia

de propiedad industrial mediante la exhibición de una contrafianza, no

se encuentra en los párrafos sexto y penúltimo del artículo 191 bis 1

de la Ley de la Propiedad Industrial –porciones reclamadas en el

presente asunto–, sino en el diverso párrafo quinto del citado

numeral, párrafo que no fue reclamado en la demanda de amparo.


37

Adicionalmente, la posibilidad de reducir los montos de la fianza

y la contrafianza, es una hipótesis normativa contenida en el diverso

artículo 199 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que de

igual manera, no fue reclamado en el presente asunto.

Es por ello que contrario a lo que se argumenta en la revisión

adhesiva, las porciones normativas reclamadas no pueden ser

contrarias al artículo 28 constitucional por el hecho que exista en la

legislación la posibilidad tanto de levantar las medidas provisionales

mediante una contrafianza, así como de reducir los montos de fianza

y contrafianza, pues dichas hipótesis se desprenden de otras

porciones normativas –no combatidas– de la citada ley.

En otras palabras, el planteamiento relativo a la presunta

transgresión al artículo 28 constitucional contenido en la revisión

adhesiva, parte de la premisa de que las hipótesis normativas

combatidas se encuentran contenidas en los párrafos concretos que

formalmente fueron reclamados, situación que como se ha indicado

de manera reiterada, no es acertada.

En consecuencia y contrario a la pretensión de las recurrentes

adhesivas, no es posible considerar que los artículos reclamados

sean contrarios al artículo 28 constitucional, con base en los

argumentos desarrollados en tal recurso, lo cual conduce a que tal

porción del agravio sea infundada.

En una segunda parte del agravio, las recurrentes señalan que

las porciones combatidas colocan al titular de la patente en una


38

posición de inequidad, pues el hecho que se puedan levantar las

medidas impuestas únicamente con el otorgamiento de una

contrafianza, sin que se fije un requisito extra para demostrar la

viabilidad del levantamiento, transgrede a los derechos de propiedad

industrial.

Al respecto, añade que para levantar las medidas provisionales,

el IMPI debe considerar la gravedad de la infracción y la naturaleza

de las medidas adoptadas, se deben exhibir pruebas para acreditar la

viabilidad del levantamiento y analizar, a detalle, las circunstancias

del caso.

Por tanto, las recurrentes consideran que al no exigirse este tipo

de elementos, se crea una incertidumbre jurídica al solicitante de las

medidas provisionales, lo que ocasiona una transgresión a los

artículos 14 y 16 constitucionales, ya que despoja al titular de la

patente el ejercicio de un derecho de exclusividad.

A consideración de esta Segunda Sala, la porción del agravio

resulta inoperante, pues dichos planteamientos se refieren a

cuestiones que no fueron planteadas inicialmente en la demanda de

amparo y, por tanto, se basan en cuestiones distintas a las

originalmente señaladas, constituyendo aspectos novedosos a los

inicialmente planteados.

En efecto, si bien las empresas recurrentes se encuentran

facultadas para combatir la porción de la sentencia del Juez de

Distrito que no les beneficia, lo cierto es que en la revisión adhesiva

no pueden variar la litis o introducir cuestiones novedosas que no


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fueron planteadas desde su demanda de amparo, pues el estudio de

los nuevos planteamientos implicaría abrir una nueva instancia que

les brindaría una oportunidad adicional para hacer valer argumentos

diversos a los propuestos en sus conceptos de violación.

Por analogía de criterio, apoya a la anterior determinación la

jurisprudencia 18/2014 de esta Segunda Sala, de rubro: “AMPARO

DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO

INVOCADAS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO EL

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL

PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD”28.

Finalmente, no pasa desapercibido para esta Segunda Sala, el

hecho que las recurrentes adhesivas hacen valer una serie de

argumentos en relación con el modo en que el IMPI aplicó el marco

normativo relativo a las fianzas y contrafianzas en materia de

propiedad industrial –punto “3” del recurso de revisión adhesiva–; sin

embargo, dichos aspectos corresponden a temas de legalidad cuya

competencia no se surte en favor de esta Suprema Corte, sino del

Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto, tal y

como se precisará en el siguiente considerando.

SEXTO. Reserva de jurisdicción al Tribunal Colegiado de

Circuito. En virtud de que esta Segunda Sala se ha pronunciado

28 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 750. Asimismo, apoya a esta determinación la jurisprudencia 150/2005, de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN”, cuyo criterio es compartido por esta Segunda Sala.


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respecto de las cuestiones propias de su competencia, con

fundamento en el artículo 95 de la Ley de Amparo29 y el punto Cuarto,

fracción I, inciso B) del Acuerdo General 5/201330, se reserva

jurisdicción al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito, para que se haga cargo del estudio

de los aspectos de legalidad que se encuentran pendientes de

resolver en el asunto, pues dicho análisis no corresponde a esta

Segunda Sala sino al órgano jurisdiccional que previno en el

conocimiento del asunto.

Así, en términos del artículo 93, fracción VI, de la Ley de

Amparo31, el Tribunal Colegiado deberá analizar los conceptos de

violación que se plantearon en la demanda de amparo, a efecto de

combatir, por vicios propios, el oficio 4527, emitido por el IMPI el dos

de febrero de dos mil diecisiete, dentro del expediente P.C. 2840/2016

(M-118) 28104, a partir del cual se redujeron los montos de la fianza y

contrafianza.

29 “Artículo 95. Cuando en la revisión concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un tribunal colegiado de circuito, se estará a lo establecido en los acuerdos generales del Pleno de la propia Corte”. 30 “CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: (…) B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito; (…)”. 31 “Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: […] VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; […]”.


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Por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE:

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se

revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a

G.D. Searle LLC, en contra del artículo 199 Bis 1, párrafos sexto y

penúltimo, de la Ley de la Propiedad Industrial.

TERCERO. Es infundada la revisión adhesiva.

CUARTO. Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de

Circuito que previno en el conocimiento del asunto, en términos de lo

establecido en el considerando sexto de la presente sentencia.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución,

devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad,

archívese el toca como asunto concluido.

amparo en revisiÓn 759/2018 quejosas: g.d. searle … · amparo en revisiÓn 759/2018 2 g.d....

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