IP aspects in deal making10 Dezembro de 2013

João Marcelino

Os empreendedores em frente dos investidores

“Shark Tank “ in progress

Miguel Gonçalves pitching

Venham as ideias….

Where is the money?

A nova era das descobertas

Captar capital onde quer que ele esteja

Cross-reference

Que questões colocam os VCs, antes de alocar dinheiro à empresa?

Que questões colocam os VCs, antes de alocar dinheiro à empresa?

Importância relativa da PI

1. Equipa de Gestão2. Oportunidade de mercado3. Tecnologia

4. PI e plano de vendas e marketing

5. Projeções financeiras6. Plano de negócios

Equipa de gestão

Oportunidade de mercado

Tecnologia

Vendas estimadasPlano de Marketing

PI

Projeções financeiras

Plano de negócios

Que questões colocam os VCs, relacionadas com PI antes de alocar dinheiro à empresa?

1. Estratégia geral de PI

2. Gestão do segredo

3. Liberdade para operar (freedom to operate)

4. Devida diligência (due diligence)

Estratégia geral de PI

Gestão do segredo

Liberdade de operação

Devida diligência

Estratégia geral de PI

• Tem estratégia agressiva de PI?– Proteger o que se inventa –

patentes;– Bloquear concorrentes e abrir

novas oportunidades de negócio – patentes abrangentes.

Estratégia geral de PI

• Estratégia de PI sincronizada com estratégia de negócio?

• Portefólio protege o core?

• Patentes no estrangeiro?• Atividade da empresa

infringe PI de concorrentes?

Gestão do segredo

• Há publicações destruidoras da novidade?

• A empresa lida com acordos de não revelação (non-disclosure agreements)?

Gestão do segredo

• Há cuidados especiais implementados para a preservação das informações secretas?

• Há processos valiosos sob segredo?

• A proteção assenta somente em segredo?

Liberdade para operar (freedom to operate)

• A comercialização do produto ou os testes necessários, podem ser feitos sem infringir direitos válidos de PI?

• Em que territórios?• Os direitos conflituantes são

vulneráveis?• No caso de haver direitos em

vigor que possam ser infringidos, foi explorada a hipótese de licenciamento cruzado?

Liberdade para operar (freedom to operate)

Dossier FTO:– Parecer:

• Responder à pergunta: a empresa pode funcionar no mercado tendo em conta direitos de terceiros?

• Identifica, se for caso disso, a PI que bloqueie ou limite a capacidade da empresa vender um determinado produto ou estabelecer uma posição dominante de patente.

• Assinado por um consultor independente (ex: AOPI).

Devida diligência (due diligence)

• Investigar:– Propriedade;– Cadeias de títulos;– Práticas de marcação de

produtos;– Taxas de manutenção em

vigor;– Questões de litígio.

Devida diligência (due diligence)

Investigar:– Propriedade

• Direito inequívoco da empresa à sua PI:– Contratos de trabalho e

invenções;– Contratos de trabalho e PI em

geral, da empresa;– Direitos dos antigos

empregadores;– Direitos das Universidades;– Direitos do Estado;– Direitos dos colaboradores e sub-

contratantes;– Direitos dos co-inventores.

Devida diligência (due diligence)

Investigar:– Cadeias de títulos• Mostrar o elo entre a

empresa e o inventor.• Especialmente

importante quando há fusões e aquisições.

Devida diligência (due diligence)

Investigar:– Marcação de produtos• Falta de marcação (Pat nº )

pode implicar impossibilidade de recuperar danos por violação.

Devida diligência (due diligence)

Investigar:– Taxas de manutenção• Falta de pagamento de

taxas de manutenção em vigor nas patentes pode levar à caducidade dos direitos.

Devida diligência (due diligence)

Investigar:– Questões de

contencioso:• Litígios atuais ou

potenciais;• Parecer de não

violação;• Opinião de nulidade de

patentes conflituantes.

Devida diligência (due diligence)

Investigar:– Questões de

minimização de riscos• Seguros

– Seguro de garantia da PI (80% dos custos num processo de violação incluindo defesa no caso de contra-ataque);

– Seguro de defesa da PI (paga os custos associados à defesa num processo de violação);

– Outros.