September–October, 2015 Vol. 105 No. 5

Dedication: Gerald L. Ford

La peculiar función “ciudadela” de la marca renombrada en contratos con restricciones verticales. Estrategia competitiva, marca y distribución selectiva en redes físicas y virtuales. Luis Antonio Soler Pascual

The Peculiar “Citadel” Function of the Well-Known Trademark in Contracts With Vertical Restrictions: Competitive Strategy, Trademarks, and Selective Distribution in Physical and Virtual Networks Luis Antonio Soler Pascual

Delay in Filing Preliminary Injunction Motions: 2015 Edition Sandra Edelman and Fara S. Sunderji

Famous and Well-Known Marks in Mexico: Past, Present, and Future John M. Murphy

Parody as Brand Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley

Questões Controversas Envolvendo Franquias no Brasil Paula Mena Barreto

Disputes Involving Franchising in Brazil Paula Mena Barreto

Commentary: Divert All Trademark Appeals to the Federal Circuit? We Think Not J. Thomas McCarthy and Dina Roumiantseva

Commentary: 在中国OEM生产如何定性 冯浩雨 李佳

Commentary: The Nature of OEM Production in China Haoyu Feng and Jia Li

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EDITORS’ NOTE

With this issue of The Trademark Reporter (TMR), INTA is pleased to introduce articles and commentaries in multiple languages. In alignment with INTA’s 2014–2017 strategic goal to bolster international expansion, the TMR will now publish multi-language pieces throughout the year to expose a broader TMR audience to important non-English writing on trademark law issues. Each article and commentary will be offered with an accompanying English translation. Inclusion of these pieces in the TMR will, it is hoped, have the salutary effect of encouraging authors whose native language is not English to share their writing with INTA’s members. Given the TMR’s long history of excellence and rigorous peer review, its editorial board is committed to ensuring that non-English pieces undergo as exacting an editorial process as that for English submissions but is aware that each submission (and corollary translation) may need to be handled differently from the norm. We have elected to approach English translations in a manner that champions fidelity to the author’s voice and favors substance over consistency with TMR style. We believe this is more respectful to authors and more useful for TMR readers. That said, we emphasize that only the native-language version of a multi-language piece should be considered authentic. TMR submission guidelines will be updated soon to reflect this exciting new feature and will include details about our translation process. We include three multi-language pieces in this inaugural issue, all of which have helped INTA to establish a framework for this practice going forward. In 2016, we anticipate having four to five multi-language articles spread throughout the year and expect this number to increase as more authors from around the world submit articles in their native languages. We would like to thank everyone who has helped to achieve this milestone, and hope that TMR readers will learn from and enjoy this new aspect of TMR scholarship.

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LA PECULIAR FUNCIÓN “CIUDADELA” DE LA MARCA RENOMBRADA EN CONTRATOS CON

RESTRICCIONES VERTICALES. ESTRATEGIA COMPETITIVA, MARCA Y

DISTRIBUCIÓN SELECTIVA EN REDES FÍSICAS Y VIRTUALES.

Luis Antonio Soler Pascual Magistrado. Tribunal de Marcas Comunitarias, Dibujos y Modelos Comunitarios.

Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª. España.

RESUMEN El reconocimiento de específicas funciones a la marca

renombrada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo (STJUE 11 de julio de 1996, caso Bristol-Myers Squibb, STJUE de 26 de abril de 2007, caso Boehringer, STJUE de 4 de noviembre de 1997, caso Parfums Chistian Dior, STJUE de 18 de junio de 2009, caso L´Oreal) y en particular, de las funciones condensadora del good-will y la función publicitaria, ha puesto de relieve que la marca puede también cumplir, desde el punto de vista del Derecho de la Competencia, un desempeño específico en el marco de los acuerdos relativos a la distribución selectiva, utilizándose para ello la interpretación en base a tales funciones del concepto “motivo legítimo” como excepción al agotamiento; desempeño que no es otro que el de servir de instrumento que ponga coto a las “ventas grises”, es decir, a las realizadas por empresarios externos a la red de distribución selectiva que en su caso se haya establecido por el fabricante de los productos que portan las marcas renombradas, que como estrategia competitiva, tiene por objeto conservar el renombre o prestigio inherente a la marca pero también, el de la protección de los intereses de los usuarios de la marca que desean adquirir los productos de la misma en establecimientos con características que concuerden con la imagen de la marca y servidos por personal especializado. Señalar finalmente que la imperiosa necesidad de la estanqueidad –en atención a esas funciones- de las redes de distribución selectiva, se ha visto en los últimos tiempos seriamente cuestionada por la comercialización en la web, siendo éste uno de los problemas que se trata específicamente desde la perspectiva de las condiciones que justifican la estrategia competitiva de la distribución selectiva y el mantenimiento de la imagen de la marca de que se trata.

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INDICE I) Introducción. II) Planteamiento del problema. III) La licitud

de la distribución selectiva en el derecho de la competencia. IV) Distribución selectiva e imagen de marca. V) Criterios de selección del distribuidor selectivo y su relación con la imagen de la marca. El agotamiento de la marca. VI) Los paradigmas jurisprudenciales del Tribunal de Justicia sobre la cuestión y su incidencia respecto de los pactos contenidos en los contratos de distribución selectiva. VII) Distribución selectiva, marca e Internet.

EXPOSICIÓN: . . . la naturaleza y la intensidad de la competencia eficaz (workable competition) necesaria para alcanzar los objetivos del Tratado pueden variar en función de los productos o servicios que se consideren y de la estructura económica de los mercados sectoriales de referencia, sin que ello suponga violar el principio de competencia no falseada . . .

(STGUE, de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92, apart. 113 –Edouard Leclere/Yves Saint Laurent Parfums S.A.)

. . . en todo caso desde el punto de vista de los consumidores, la estructura del mercado no se opone a la existencia de canales de distribución diferenciados, adaptados a las características propias de los diferentes productores y a las necesidades de las distintas categorías de consumidores.

(STJUE, de 25 de octubre de 1977, asunto 26/76, apart. 20 -Metro-) . . . Para determinar la naturaleza exacta de estos criterios «cualitativos» de selección de los revendedores, es preciso también examinar si las propiedades del producto de que se trata requieren, para preservar su calidad y asegurar su uso apropiado, un sistema de distribución selectiva . . .

(STJUE de 11 de diciembre de 1980, L´Oreal, asunto 31/80-)

I. Introducción. Hemos querido iniciar esta exposición con unas líneas

jurisprudenciales evocativas de lo que podría considerarse un principio básico de la competencia como es el coyuntural o si se prefiere, el “adaptativo circunstancial”.

E iniciar la exposición hablando de competencia, no tiene otra razón que la explícita manifestación de que la cuestión que centra el análisis que aquí se pretende desarrollar, no se comprendería sin la sistemática ubicación del tema en el sector del Ordenamiento Jurídico de la competencia, sobre el que necesariamente tendremos que entramar los aspectos marcarios para explicar la tesis de este artículo.

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Competencia, tipología y/o naturaleza del producto y, finalmente, la marca. Este es en efecto, el conjunto de conceptos, relaciones jurídicas y factores sobre los que se sustenta este artículo para explicar la muy particular e intensa relación existente entre un modus peculiar de ejercicio del comercio, la distribución selectiva, que presenta la característica de que, desde un punto de vista competencial, se encuentra en línea fronteriza con lo permitido por una “competencia no falseada” en cuyo seno no cae, precisamente, porque en buena parte se justifica en las características de los productos que portan marcas de renombre y que concurren a esta forma de distribución como método y garantía de preservación en la competición del mercado, de su prestigio y, en su caso, aura de lujo.

En el fondo, nada extraño debe advertirse de la relación de que se trata. El principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, tan en la base estructural del modelo económico de la Europa comunitaria1, significa que los empresarios, por el hecho de serlo, pueden acudir al mercado y ofertar en él bienes y servicios, articulándose en el sector jurídico un dispositivo de normas que garantizan esa libertad, conjunto de normas que se conocen bajo el genérico Derecho de la competencia que tiene por objetivo establecer el marco donde ejercer la actividad de empresa bajo los principios de libertad y, por supuesto, de lealtad.

Ahora bien, el principio de libertad de empresa no es ni mucho menos absoluto. El Ordenamiento Jurídico se ha visto compelido a reconocer derechos de explotación exclusiva de aquellos objetos sobre los que recaen, lo que supone, claro está, que los bienes sobre los que incurren esos derechos de exclusiva quedan al margen del principio de libertad de empresa y, por tanto, de competencia en tanto que a los terceros no les está permitida su explotación sin el consentimiento de su titular.

Desde esta perspectiva, los derechos de exclusiva son excepciones al principio de libertad de empresa y, por tanto, a la defensa de la competencia. Y es precisamente sobre la base de ese reconocimiento explícito en el ámbito europeo, que se ha justificado la unificación, “comunitarización” o “europeización”2 de los 1. Dispone el art 120 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que “Los Estados miembros y la Unión actuarán respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia” 2. No es gratuita esta llamada de atención a la terminología utilizada en la formación de títulos comunes en la UE. En efecto, en lo que han sido las primeras modalidades de propiedad industrial comunes a los Estados miembros UE, la denominación que han recibido ha sido la de “comunitarios “-Reglamento 207/09, del Consejo, sobre la marca comunitaria “marca comunitaria”, y Reglamento CE 6/02, sobre los dibujos y modelos comunitarios, “dibujos y modelos comunitarios”- Sin embargo para la patente, se ha preferido el término “unitario”, denominándose lo que en principio era “patente comunitaria” como “Patente europea con efecto unitario”–Reglamento 1257/12, del Parlamento Europeo y del Consejo-. Sin embargo en la propuesta de modificación del

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derechos de Propiedad Intelectual en tanto medios para eludir obstáculos a la libre prestación de servicios y para facilitar la libre circulación de productos, en suma, para, como dice el Considerando segundo de la Directiva de Marcas3 “. . . garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.”.

Pero la marca puede ser no sólo excepción a un exclusivista concepto de competencia sino también, instrumento de cooperación necesario para el mantenimiento de determinadas estrategias competitivas empresariales, incluso de aquellas que pueden incorporar restricciones verticales siempre que no estén prohibidas. Y es precisamente ello lo que examinaremos a partir de la exposición del problema que pasamos seguidamente a desarrollar, formulando un planteamiento que pretendemos sea sencillo. Para ello formularemos las cuestiones que nos proponemos contestar, examinaremos desde un punto de vista competencial el sistema de distribución selectiva, analizaremos su relación con la imagen y prestigio de los productos y las marcas que portan y a partir de ello, valoraremos el cauce legal para, en aras a la propia justificación del contrato de distribución selectiva, determinar si ante la fractura del hermetismo que ha de predicarse de cualquier sistema de distribución selectiva, es dable utilizar los derechos que dimanan de las marcas para poner coto a los revendedores paralelos, cerrando la exposición con la problemática de la cuestión concretada en el marco de las ventas por Internet.

II. Planteamiento del problema. Las marcas de lujo acuden en ocasiones, para distribuir sus

productos, al sistema de distribución selectiva para la comercialización de sus productos4. La finalidad suele ser la de buscar cauces comerciales de puesta en el mercado de sus

Reglamento de Marca Comunitaria que actualmente se debate en la Comisión Europea, con la intención de adaptar la terminología al Tratado de Lisboa, se formula la propuesta de sustituir el término “marca comunitaria” por la de “marca europea”, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) pasará a de nominarse “Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea”. En suma, de comunitario a unitario y de unitario a europeo. 3. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. 4. Sin perjuicio de un más detallado análisis posterior, como señala el Profesor Alfaro Águila-Real “un fabricante tiene la posibilidad de distribuir sus productos a través de sus propios empleados (integración vertical) o a través de cualesquiera revendedores (distribución de mercado) o seleccionando y controlando a quienes van a distribuir sus productos (distribución selectiva)” Alfaro Águila-Real, Jesús, “Autorizar lo que no está prohibido: una crítica a la regulación de los acuerdos verticales”, trabajo preparado para la 1ª Conferencia de Derecho y Economía de la Competencia, Madrid, Universidad Antonio Nebrija, 26 de septiembre de 2003.

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productos en modo tal que permitan mantener el prestigio de los productos de lujo y satisfacer las expectativas de los consumidores.

Es por ello que, con criterios, por lo general estrictos, seleccionan a sus distribuidores5 y encauzan sus productos a través de los mismos como método de comercialización que responde más ajustadamente a las características de los productos de que se trata. En realidad, como tendremos oportunidad de desarrollar en el planteamiento de la tesis, hay una atracción recíproca entre la estrategia de distribución comercial y el producto porque aquella conviene a la calidad de los productos6.

Pero esta forma de distribución constituye un acuerdo vertical que conlleva restricciones verticales, contratos que, sin mayor matiz, quedarían prohibidos por el artículo 101-1 TFUE7 y serían

5. Conviene ahora señalar que el criterio de selección de los distribuidores constituye un hecho tan relevante que constituye de facto, uno de los requisitos para la exención de la distribución selectiva de la prohibición del 101-1 TFUE. En efecto, es condición para la exención que la selección de los distribuidos se lleve a cabo en función de criterios objetivos. En relación a ello, las Directrices relativas a las restricciones verticales dadas por la Comisión –DOUE 19 de mayo de 2010-, indican que en la distribución selectiva cualitativa –la cuantitativa aporta otros criterios que limitan de forma más directa el número potencial de distribuidores- la selección de distribuidores se hace únicamente en virtud de criterios objetivos necesarios por la naturaleza del productos, tales como la formación del personal de venta y otros, pero, se remarca –parágrafo 175- que los revendedores deben ser seleccionados sobre la base de criterios objetivos establecidos de forma uniforme y puestos a disposición de todos los revendedores potenciales, sin que puedan aplicarse de forma discriminatoria. 6. Tan destacada es esta relación entre modus operandi de comercialización y el producto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha dudado en calificar a los sistemas de distribución selectiva como “elementos competitivos” conforme a lo que hoy es el artículo 101 TFUE siempre y cuando se cumplen unos concretos requisitos, siendo precisamente el primero “. . . que las características de los productos de que se trata hagan necesario un sistema de distribución selectiva, en el sentido de que dicho sistema constituya una exigencia legítima para preservar la calidad y garantizar una utilización correcta de los productos de que se trata, habida cuenta de la naturaleza de los mismos y en particular de su gran calidad o complejidad técnica . . .” STGUE de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92, Edouard Leclerc/Yves Saint Laurent Parfums S.A. 7. Artículo 101-1.” Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

a. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;

b. limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; c. repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; e. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones

equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; e. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.”

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nulos de pleno derecho en tanto estarían afectados de las consecuencias negativas de las restricciones verticales que la Comisión Europea concreta en cuatro y que justifican el control antitrust de este tipo de contratos8, a saber; la exclusión (foreclosure) de otros proveedores y compradores, “poniendo obstáculos a la entrada o a la expansión”; la facilitación de colusión entre proveedores competidores con el efecto de una reducción de la competencia intermarca; la facilitación de colusión entre compradores competidores traducida en una reducción de competencia intramarca “si afecta a la competencia de los distribuidores por razón de la marca o producto del mismo proveedor; y creación de obstáculos a la integración de mercados “entre los que se incluyen, sobre todo, las limitaciones a la libertad de los consumidores para adquirir bienes o servicios en el Estado miembro de su elección”.

Sin embargo, algunos contratos que conllevan restricciones verticales gozan de la exención que les otorga el artículo 101-3 TFUE9 en los términos del Reglamento 330/2010 de la Comisión, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3 a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (Reglamento 330/10) siempre y cuando esté demostrada su eficiencia y sólo en la medida en que sean imprescindibles para lograr las ventajas predicadas de los mismos, entre los que cabe incluir los de distribución selectiva cualitativa cuando están justificados por la naturaleza y calidad del producto, por una selección de distribuidores autorizados no discriminatoria y por no exceder de lo necesario –STJUE asunto 31/80, L´Oreal, apart. 15 y 16, asunto 26/76, Metro I, apart 20 y 21-, señalando respecto de ellos las Directrices que, en estas condiciones, “. . . en general se considera que la distribución selectiva . . . queda fuera del artículos 101 apartado 1, por ausencia de efectos anticompetitivos”–apartado 175 Directrices-.

8. Véase el párrafo 100 de las Directrices relativas a las restricciones verticales de la Comisión, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 19 de mayo de 2010, C 130. 9. Artículo 101-3. “No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

• cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, • cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas, • cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos; ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

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Ahora bien, una vez que la empresa opta por el sistema de distribución selectiva y por no exceder las cuotas de mercados, por su objeto, cumplir las condiciones expuestas y por sus cláusulas, el contrato está amparado por la exención de que se trata, lo que busca el empresario es la plena protección de su método estratégico o, lo que es lo mismo, el logro de la estanqueidad del sistema de distribución que dé garantía de que los productos de la marca son revendidos a los consumidores únicamente por los comerciantes integrados en el sistema de distribución selectiva. Estanqueidad que se quiebra cuando hacen su aparición las denominadas “ventas grises”, ventas paralelas realizadas por distribuidores no pertenecientes al ámbito estratégico empresarial del proveedor de los productos que portan las marcas.

Y es precisamente la necesaria protección del carácter hermético del sistema de distribución selectiva de los productos de determinadas marcas a partir de la protección de “otras” funciones de la marca, cuando es de renombre, lo que constituye el objeto de análisis.

Partiendo de este planteamiento, las cuestiones que pretendemos contestar son las siguientes:

¿Se extiende sin limitación el agotamiento del derecho sobre la marca a los terceros ajenos al sistema de distribución selectiva, quedando por tanto autorizadas a la venta sin infringir las marcas?

O por el contrario ¿Podría invocarse como motivo legítimo para excepcionar el efecto del agotamiento, en el sentido del artículo 7-2 Directiva 2008/95 o sus equivalentes, artículo 36-2 LM y 13-2 RMC, la distribución –ventas activas o pasivas- de productos de la marca por quienes no forman parte del sistema de distribución selectiva?

Por tanto, ¿Debería entenderse que los criterios que justifican, desde el punto de vista de la salvaguardia de la condición de lujo, calidad o aura del producto, la distribución selectiva, son también “motivo legítimo” para excepcionar la pérdida del derecho sobre el uso de la marca producida por la primera comercialización en EEE? La cuestión no es menor porque entronca directamente con la

razón de ser de la permisibilidad –exención de prohibición- de los acuerdos verticales ya que lo que plantea es el alcance del sistema de distribución selectiva y en concreto si tiene tal intensidad que impide la venta de los productos signados por terceros ajenos al sistema de distribución so pena de ser infractores de derechos de exclusiva y por tanto, si por la vía de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, queda defendido el sistema de

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distribución selectiva que, conviene recordar, de ordinario contiene pactos sobre cesión o uso –licencia- de este tipo de derechos.

Pero no basta con afirmar que un contrato de distribución selectiva puede incorporar acuerdos sobre cesión o uso de derechos de exclusiva. Cómo y en qué condiciones son lícitos estos acuerdos se fija también en el art 2-3 Reglamento 330/10 donde se establece la legalidad de los mismos si cumplen, como describen las Directrices de la Comisión, cinco condiciones, a saber:

a) que las cláusulas de Derechos de Propiedad Intelectual formen parte de un acuerdo vertical, es decir, de un acuerdo donde se establezcan las condiciones con arreglo a las cuales las partes puedan adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios (no incluye por tanto, licencias para fabricar ni las licencias puras a efectos de comercialización). b) los Derechos de Propiedad Intelectual deben cederse al comprador o destinarse a ser utilizados por éste (no incluyen los pactos de transferencia a favor del proveedor). c) Las cláusulas de Derechos de Propiedad Intelectual no deben constituir el objeto principal del contrato (es decir, las licencias han de servir para ejecutar el acuerdo vertical). d) Las cláusulas de Derechos de Propiedad Intelectual deben estar directamente relacionadas con la utilización, la venta o la reventa de bienes o servicios por parte del comprador o sus clientes. e) Las cláusulas de Derechos de Propiedad Intelectual, en relación con los bienes o servicios objeto del contrato, no deben contener restricciones de la competencia que tengan el mismo objeto o efecto que las restricciones verticales que no están exentas con arreglo al Reglamento de Exención por categorías (es decir, las cláusulas no pueden tener el mismo objeto o contenido que alguna de las restricciones especialmente graves enumeradas en el artículo 4 del Reglamento o alguna de las restricciones que no están exentas con arreglo al artículo 5 de dicho Reglamento, es decir, ni pueden ser determinantes del precio de venta, ni limitar la clientela a la que vender, ni servir para restringir ventas activas o pasivas a los usuarios finales para los comerciantes minoristas –art 4-, ni desde luego impedir o prohibir al distribuidor selectivo, vender las marcas de otros proveedores competidores). Cesión de marca y distribución selectiva, desde un punto de

vista finalista, están por tanto vinculados. Y es por ello que la marca y el derecho de utilización exclusiva que se funda en la titularidad del signo distintivo, se viene habitualmente alegando por los proveedores y los licenciatarios, comerciantes autorizados integrados en la red de distribución, con el fin de defender el sistema cerrado de distribución selectiva, para hacer frente a los

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comerciantes externos a la red, contraatacando su actividad de comercio paralelo mediante la figura de la excepción –“motivo legítimo”- al agotamiento del derecho de marca.

En efecto, la defensa de la licitud de los sistemas de distribución selectiva que se basa en postulados derivados de la exclusividad de los derechos de propiedad industrial, se desarrolla de ordinario en el marco de los contratos de licencia. Pero se enfrenta con el hecho de que el principio del agotamiento del derecho nace para establecer un límite a dicha exclusividad, de forma que el derecho del titular no se extienda a la posibilidad de controlar el comercio.

Y es que si la función esencial del derecho de marca es la identificación de los productos que está diferenciando al tiempo de garantizar la procedencia de los mismos, atribuyendo al titular el derecho a poner en circulación los productos por primera vez y a protegerse contra los competidores que quieran aprovecharse de la reputación de la marca vendiendo productos identificados ilegalmente con el mismo signo, es cierto que la exclusiva se agota con la puesta de las mercancías en el mercado por primera vez, siendo la razón de ser de la defensa del importador paralelo sustentada en la institución del agotamiento del derecho de marca la unidad de mercado y del libre comercio interior.

Pero también el derecho de competencia y la defensa de la libre circulación de mercancías fomenta el comercio paralelo, cuya finalidad económica consiste en evitar la discriminación de precios en manos del fabricante. Consecuentemente, el agotamiento coopera con la competencia no falseada ya que señala un límite necesario al contenido del derecho al impedir que el fabricante monopolice la comercialización de un producto. Para ello se le agota el derecho de marca al titular cuando él o con su consentimiento, comercializa un producto en un determinado territorio, de forma que los terceros son libres de utilizar el signo distintivo en la distribución y venta del producto. Cumple de este modo el agotamiento un papel relevante para evitar un ejercicio abusivo del derecho, aquél ejercicio que exceda de la función de señalar el origen que cumple la marca, impidiendo que el derecho sea instrumentalizado como privilegio o monopolio de importación en interés exclusivamente privado.

Ambos, sistemas de distribución selectiva y el instituto del agotamiento marcario, tienen por objeto ámbitos que cooperan en el mismo sentido: unidad de mercado (europeo en el caso que nos ocupa) frente a barreras no sólo públicas sino también las resultantes de acuerdos privados entre no competidores –distribución selectiva- y del reconocimiento de exclusivas - Derechos de Propiedad Intelectual- con límite en la primera comercialización.

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Es evidente por tanto que existe un conflicto entre los empresarios miembros de los sistemas de distribución selectiva que utilizan para el ejercicio de su comercio de derechos de exclusiva, marcas en lo que a nosotros nos ocupa, y los terceros empresarios que pretenden distribuir aquellos bienes o servicios al margen de los cauces de la selectividad, lo que si cabe, se ha potenciado extraordinariamente a través del comercio por Internet.

La solución al conflicto no tiene una respuesta unívoca. Conectar la razón de ser de la distribución selectiva con la concurrencia de un “motivo legítimo” para excluir el efecto del agotamiento para impedir o limitar mercados paralelos y por tanto, competitividad, requiere del análisis no sólo de la ratio de la distribución selectiva sino de sus efectos, no desde la perspectiva del propio acuerdo vertical sino desde la perspectiva de la razón de ser de la excepción al agotamiento, de modo tal que sólo si hay empatía entre la justificación de la distribución selectiva competencialmente planteada y justificación al renacimiento del derecho de exclusiva, marcariamente planteado, podremos afirmar que en efecto las normas sobre propiedad industrial pueden ser eficaces para tutelar también los sistemas de distribución selectiva.

Para buscar esa empatía es necesario conocer qué son los contratos de distribución selectiva y averiguar si los criterios de imagen y aura de lujo son o pueden ser –en atención a las circunstancias concurrentes- motivo legítimo para estos pactos, suponiendo que no sea bastante el mero acuerdo de voluntades.

Hagamos unos breves apuntes sobre los acuerdos de distribución selectiva en el Derecho de la competencia para una mejor comprensión del problema planteado en relación al agotamiento de las marcas.

III. La licitud de la distribución selectiva en el derecho de la competencia.

Como hemos visto, los sistemas de distribución selectiva se articulan a través de acuerdos verticales que, como tales, caen en el contexto del artículo 101-1 TFUE prohibitivo de acuerdos restrictivos colusorios. Y también hemos resaltado el hecho de que este tipo de acuerdos se benefician en determinados casos y con determinadas características, de una exención, que aparece regulada hoy en día por el Reglamento 330/2010 –exención por categorías de determinados acuerdos verticales- que junto al Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado10 completa el régimen jurídico de la cuestión donde el modelo de prohibición con autorización previa ha sido sustituido por el de 10. Hoy artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

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prohibición con excepción legal, acompañándose de un sistema de autoevaluación conforme al cual, quedan prohibidos sin necesidad de declaración previa los acuerdos o prácticas incluidos en el artículo 101-1 TFUE que no cumplan los requisitos del artículo 101-3 TFUE y que son válidos sin declaración previa al respecto, los que se incluyan en el artículo 101-1 TFUE pero que cumplan con los requisitos del artículo 101-3 TFUE.

Es necesario resaltar, porque interesa al argumento, que la razón de viabilidad de los acuerdos de distribución selectiva como modelos de estrategia competitiva compatibles con la prohibición de acuerdos colusorios, quedó perfectamente reflejada en la STJUE de 25 de octubre de 1977, asunto 26/76 –Metro- donde, entre otros razonamientos, señaló lo siguiente:

. . . en todo caso desde el punto de vista de los consumidores, la estructura del mercado no se opone a la existencia de canales de distribución diferenciados, adaptados a las características propias de los diferentes productores y a las necesidades de las distintas categorías de consumidores . . . - Apart. 20-.

Añadiendo: . . . los sistemas de distribución selectiva constituyen, entre otros, un elemento de competencia compatible con el apartado 1 del artículo 85, si la elección de los revendedores se hace en función de criterios objetivos de carácter cualitativo, relativos a la cualificación profesional del revendedor, de su personal y de sus instalaciones, si tales requisitos se establecen de modo uniforme para todos los revendedores potenciales y si se aplican de forma no discriminatoria . . . –Apart. 20-. En esta línea, el Reglamento de Exención por categorías, tras

definir el acuerdo vertical –art 1-1-a) como aquél que se celebra entre dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo, en planos distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios, dice que es distribución selectiva aquél sistema de distribución por el cual el proveedor se compromete a vender los bienes o servicios contractuales sólo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios específicos y los distribuidores se comprometan a no vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados en el territorio en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema. Y aunque los acuerdos de distribución selectiva contengan restricciones de la competencia, quedan exentos por aplicación del artículo 101-3 TFUE y por la aplicación del Reglamento de exención por categorías cuyo artículo 2º apartado primero, que contiene una cláusula general de exención en los términos que genéricamente, ya hemos referido con anterioridad.

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En todo caso, no corresponde aquí examinar los aspectos concretos del Reglamento de exención por categorías respecto de cuota de mercado (tope 30%) y restricciones no exentas por tratarse de acuerdos verticales con restricciones especialmente graves -art 4- con referencia a un conjunto de cláusulas prohibidas -lista negra o hard core- o estipulaciones no cubiertas por el Reglamento.

Lo que nos interesa examinar es el contenido de los acuerdos de distribución selectiva en tanto pueden tener conexión con la imagen, reputación, aura o prestigio de las marcas que se distribuyen a través del sistema de distribución selectiva, teniendo en cuenta que lo que caracteriza a este sistema es que permite al fabricante de productos que portan la marca, de ordinario de renombre, reservar la distribución de los productos a empresarios que cumplen con determinadas condiciones, comprometiéndose a asumir ciertas obligaciones, entre otras –y por lo que a nosotros ahora nos interesa- la de no vender productos de la marca a empresarios que no estén integrados en el sistema de distribución selectiva, y ello con dos finalidades básicas, la protección del renombre o aura o prestigio inherente a la marca y, segunda, la protección de los consumidores de estos productos que desean adquirir este tipo de productos en establecimientos con características que respondan a los requisitos de calidad de los productos, incluido el personal cuya especialización y conocimiento de los mismos forma parte de esos requisitos de calidad o prestigio de la marca.

Personal cualificado, establecimiento de características, internas, externas y de ubicación parejas a la imagen de la marca, situación de los productos de la marca de renombre en lugares específicos sin riesgo de empañamiento de su imagen por otros de diferente e inferior calidad, capacidad de orientación a los clientes y servicios de asesoramiento pre y post venta, son las condiciones/obligaciones del distribuidor selectivo y que actúan como instrumentos destinados a la consecución de las finalidades descritas de protección de la marca y de su cliente, actual o potencial, predeterminado a su vez, por estos concretos rasgos de comercialización.

Como se desprende con facilidad de lo dicho, el que constituya obligación esencial del distribuidor la prohibición de reventa de los productos que portan la marca renombrada a comerciantes que no están integrados en la red de distribución selectiva11 es esencial

11. Dice en relación a ello la ya mencionada STJUE de 25 de octubre de 1977, asunto 26/76 –Metro- que “. . . todo sistema de comercialización basado en una selección de puntos de distribución implica necesariamente, para tener algún sentido, la obligación de que los mayoristas que forman parte de la red solamente suministren a los revendedores autorizados y, por tanto, la posibilidad de que el productor interesado controle el cumplimiento de esta obligación –apart 27-”.

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tanto en cuanto su incumplimiento, entre otros aspectos, puede afectar a la imagen de la marca. Y es en este punto donde entra en juego el alcance del prestigio, el goodwill de la marca, como factor desencadenante de una reacción frente a quien incumple la obligación y, en especial a quien lleva a cabo ventas al margen de la red de distribución selectiva, surgiendo la cuestión que planteábamos de si por vía marcaria, mediante el ejercicio del ius prohibendi del titular de la marca de renombre, puede oponerse eficazmente a las “ventas grises” pero también, a la publicidad donde se esté usando la marca.

Veámoslo a continuación.

IV. Distribución selectiva e imagen de marca. Ha de partirse de la idea ya expuesta de que los acuerdos de

distribución selectiva constituyen un elemento competitivo que se justifican –y legalizan- en determinados sectores económicos por la naturaleza específica de los productos.

Por lo que hace a los productos de lujo, se ha señalado por la jurisprudencia europea12 que este tipo de productos son sofisticados, de alta calidad, obtenidos a través de una investigación específica y utilizando materiales de alto nivel de calidad y que especialmente, en lo que respecta a su presentación13, que disfrutan de una imagen de lujo que permite distinguirlos de otros productos similares pero carentes de una imagen de este tipo, destacándose que la imagen que es importante para los consumidores que conceden importancia a la posibilidad de comprar estos productos en determinadas condiciones.

Por otro lado, ha dicho el Tribunal de Justicia que el lujo no se predica sólo de las características materiales del producto que porta la marca, sino que abarca igualmente la percepción específica que de ellos tienen los consumidores, y más concretamente, de su aura de lujo –STJUE de 11 de diciembre de 1980, L´Oreal, 31/80 y STPI, T-19/92, Yves Saint Laurent Parfums S.A. de 12 de diciembre de 1996-.

La Sentencia de Yves Saint Laurent Parfums S.A. añade que los sistemas de distribución selectiva no están prohibidos cuando resultan objetivamente justificados teniendo en cuenta también el interés de los consumidores y que

12. STGUE, de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92, apart. 114 –Edouard Leclere/Yves Saint Laurent Parfums S.A. 13. Lo relativo a la presentación ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en especial en materia de reenvasado de medicamentos. Entre otras, la STJUE de 26 de abril de 2007, asunto C-348/04, -Boehringer- ha dicho que “la presentación del producto reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado”.

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“. . . los consumidores que buscan cosméticos de lujo están interesados en que dichos productos se presenten en los puntos de venta en buenas condiciones. En efecto, al tratarse de productos de alta calidad y cuya imagen de lujo es apreciada por los consumidores, unos criterios que sólo pretendan garantizar una presentación de los mismos que realce su imagen persiguen un objetivo que puede mejorar la competencia, a través de la defensa de dicha imagen de lujo, y por tanto compensar la limitación de la competencia inherente a los sistemas de distribución selectiva. Tales criterios constituyen pues un requisito legítimo con arreglo a la jurisprudencia antes citada (véase la sentencia Metro I, apartado 37).”

Y concluye afirmando que “. . . una distribución generalizada de estos productos, en la que Yves Saint Laurent no tuviera posibilidad alguna de asegurarse de que sus artículos se venden en condiciones apropiadas, supondría un riesgo de deterioro de la presentación de los productos en el punto de venta, que podría perjudicar a la «imagen de lujo» y por tanto a la naturaleza misma de los productos de que se trata. Por tanto, los criterios que pretenden garantizar un presentación de los productos en el punto de venta adecuada a su naturaleza de productos de lujo constituyen un requisito legítimo que tiende a mejorar la competencia en interés del consumidor, a tenor de la jurisprudencia antes citada.”14 En conclusión, entre las causas de justificación de un sistema

de distribución selectiva, se encuentran, incluso de manera esencial, las vinculadas a la imagen de los productos y con ellos, de sus marcas, cuyo uso se encontrará de ordinario cedido, en una u otra forma, al distribuidor.

Pero que la distribución selectiva se justifique en el prestigio o en la “imagen de lujo”, no basta para excepcionar el principio del agotamiento de la marca. Es preciso indagar cuales de las condiciones del acuerdo de distribución son relevantes al mantenimiento del aura de la marca de renombre y cuales no. A ello dedicaremos el siguiente apartado.

V. Criterios de selección del distribuidor selectivo y su relación con la imagen de la marca.

El agotamiento de la marca. Como hemos podido concluir, de ordinario los acuerdos de

distribución selectiva están vinculados a la imagen marcaria y con 14. Doctrina que viene reiterada también en la STJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-59/08, Copad S.A./Dior14, a la que posteriormente, haremos una referencia específica.

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ellos se pretende específicamente mantener y resaltar, como parte de la política comercial del fabricante-proveedor, precisamente dicha imagen y prestigio. Es por ello que este tipo de contratos se integran por un conjunto de cláusulas o pactos que se reiteran en la práctica y que conviene conocer.

Para un mejor acercamiento a dichos contenidos, resulta conveniente tener en cuenta que las cláusulas de los contratos de distribución selectiva cualitativa responden básicamente a tres grandes categorías, a saber,

1. A aspectos cualitativos, mediante los que se definen el nivel de capacitación profesional que el distribuidor o su personal de venta han de poseer, así como las condiciones técnicas y funcionales que todo punto de venta autorizado debe tener. 2. A criterios promocionales, de publicidad y participación de los distribuidores en las compañas del fabricante. 3. Criterios cuantitativos, como estocage, potencial de compra-venta, etc. En todos ellos hay siempre un matiz de imagen. Pero sin duda

de forma más clara en el caso de los criterios cualitativos, a través de los cuales busca el proveedor una distribución apegada a la naturaleza del producto y al mantenimiento de un comercio con características predeterminadas que pueden ser las que derivan de la especialización o del lujo que pueden representar las marcas de que se trate.

En nuestra experiencia judicial (y me refiero con ello a la del Tribunal de Marcas español), el tipo de acuerdos, pactos o cláusulas contractuales a los que hacemos referencia en esa tiple categorización vienen siendo, con pequeñas variedades, los siguientes:

a) los relativos a la presentación adecuada del producto, incluyendo escaparates y otras marcas, a fin de no desmerecer la imagen de la marca b) los que imponen una determinada forma de exposición de la publicidad c) los que describen como punto de venta físico autorizado características que garanticen la imagen y prestigio de la marca d) los relativos al rótulo que haga las mismas veces de garantía de imagen y prestigio de la marca e) la exigencia de realización de acciones de prospección entre la clientela y apoyo a campañas publicitarias y de promoción f) la obligación de mantenimiento de un stock mínimo en punto de venta g) la exigencia al distribuidor de disponer de las novedades

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h) la imperativa obligación de adquisición del producto solo a un distribuidor autorizado en el territorio UE i) la aceptación de las condiciones de venta j) la cualificación profesional de vendedores k) determinadas condiciones de almacenamiento l) la aceptación de devoluciones por clientes y garantía de reembolso íntegro. Pues bien, es a partir de estos contenidos y retomando el

planteamiento que formulábamos en el punto II) de este artículo, que debemos examinar qué puede constituir “motivo legítimo” para excepcionar el agotamiento marcario o, dicho de otro modo, que incumplimientos de lo que constituyen cláusulas contractuales del sistema de distribución selectiva, marcan el renacimiento del ius prohibendi del titular de la marca frente a los terceros (también, en su caso, frente al distribuidor autorizado y licenciado) que, comercializando los productos de sus marcas puestos en el comercio por el fabricante o con su consentimiento, lo hacen desde fuera del sistema de distribución selectiva por no formar parte de los mismos o contraviniendo los pactos indicados.

Para ello debemos recordar que el derecho de exclusiva en el uso en el tráfico económico que la marca confiere a su titular, no le permite prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su “consentimiento”, no obstante lo cual, el legislador excepciona la aplicación del agotamiento –art. 7, apartado 2 Directiva Marcas 2008/95/CE y art 13-2 Reglamento 207/09 Marca Comunitaria15- cuando existen motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

En este sentido, el TJUE concluye que para decidir si el titular de la marca puede oponerse a la importación paralela, debe tenerse en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación con el art. 7 de la Directiva interpretado a la luz del art. 30 del Tratado, sin obviar que el art. 28 del TFUE establece el principio de libre circulación de mercancías, por lo que debería interpretarse que los derechos de exclusiva que obstaculicen la libre circulación están vetados y que el art. 36 TFUE autoriza las restricciones a la libre circulación cuando estén justificadas por razones de protección a la propiedad industrial y comercial.

Pero hay excepciones. Y éstas, que se concretan en las normas europeas al principio del agotamiento –art 7, apartado 2 Directiva 15. Art 7-2 Directiva Marcas 2008/95/CE “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.

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Marcas 2008/95/CE y art 13-2 Reglamento 207/09 Marca Comunitaria-, establecen que no se aplicará el régimen del agotamiento marcario cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos. Y ha sido a partir de ello que la doctrina ha analizado los diversos supuestos que cabe contemplar bajo la regulación de tales excepciones, coincidiendo al señalar que la excepción de los “motivos legítimos” debe interpretarse restrictivamente dado que se incrementan los obstáculos a la libre circulación de los productos y esta restricción a la libre circulación sólo esta justificada cuando se amparan en la función esencial de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

Lo que parece evidente es que los motivos de oposición del titular se deben basar en que la perturbación de los terceros perjudica la percepción del origen empresarial afectando a la reputación de la marca. Consecuentemente, concurre causa ilícita que impida el agotamiento si el comercio paralelo perjudica la imagen de marca del producto, lesionando la reputación que se trabaja por los comerciantes integrados en la red.

El Tribunal de Justicia ha abordado todas estas cuestiones y cuando ha fijado los motivos legítimos que según el art. 7-2 Directiva Marcas excluyen el agotamiento del derecho, se ha basado, para llegar a sus conclusiones, en la ratio del precepto, delimitando la función esencial de la marca. Y en este contexto ha entendido que la posición del titular esta justificada cuando la actuación de terceros enturbia la percepción del origen empresarial del producto por los consumidores o afecta a la reputación del signo distintivo.

Ha sido de hecho el examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia lo que ha permitido a la doctrina matizar la interpretación de dichas relaciones y los motivos legítimos que excluyen el agotamiento, llegando a algunas conclusiones, entre otras, la que afirma que por regla general, la alteración del producto original con fines comerciales es siempre ilícita. Es ilícita la comercialización del comerciante paralelo si la publicidad que efectúa de la marca menoscaba gravemente la reputación del signo, o si la actividad de reetiquetado que realiza el importador paralelo perjudica el prestigio del producto original por una presentación inadecuada16. También hay motivo legítimo de exclusión del agotamiento si la publicidad que emplea el comerciante paralelo ofrece indicios para confundirlo con un empresario de la red oficial, o cuando - Sentencia TJCE, 23 abril

16. Reiteramos el caso de la cuestión prejudicial a que se refiere la STJUE de 26 de abril de 2007, asunto C-348/04, -Boehringer- ha dicho que “la presentación del producto reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado”. Y en el mismo sentido la STJUE 11 de julio de 1996, caso Bristol-Myers Squibb.

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2009, asunto C-59/08- el distribuidor vende a saldistas el producto afectando la imagen de marca. En ocasiones, se ha pronunciado sobre la eliminación de los números o códigos de identificación de los productos que son frecuentes en los sistemas de distribución selectiva, decidiendo la legitimidad de dicha actividad en función de la intención con la que se efectúa la actividad de etiquetado, admitiéndose la exclusión del agotamiento cuando se tratara de evitar piratería o facilitar el cumplimiento de una obligación legal, y decidiendo que es más controvertida si se trata de que el proveedor controle la comercialización y compartimente el mercado, considerando que estas actividades están sometidas a los principios del derechos de competencia.

Pero hay casos resueltos por el TJUE –alguna ya referenciada- que tratan de modo muy directo la cuestión que nos ocupa y que por ello, hace conveniente una exposición más detallada de los mismos porque nos permitirá entender cuál es la posición actual de la jurisprudencia europea sobre las cuestiones planteadas, además de aportar las líneas directrices desde las que aportar soluciones a aspectos no tratados en particular en tales Sentencias.

Es por ello que dedicaremos en exclusiva a estas Sentencias el siguiente punto de nuestra exposición.

VI. Los paradigmas jurisprudenciales del Tribunal de Justicia sobre la cuestión y su incidencia respecto

de los pactos contenidos en los contratos de distribución selectiva.

En efecto, y aun cuando hemos ya hecho una referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la cuestión que nos ocupa, nos parece oportuno analizar más detenidamente tres Sentencias que vienen a dar una respuesta a la cuestión de si el fabricante, como titular de la marca renombrada, puede invocar el ius prohibendi inherente a éste tipo de marcas con el fin de oponerse a las ventas grises y a la publicidad que conllevan el riesgo de perjudicar el renombre de la marca, casos en los que el Tribunal de Justicia ha analizado en qué medida el titular de una marca renombrada puede ejercitar su derecho de exclusiva por no haber tenido lugar el agotamiento del derecho de la marca respecto de los productos que han sido introducidos en el mercado por terceros empresarios no integrados en la red de distribución selectiva y, por tanto, analizando si las ventas grises constituyen una excepción legítima al agotamiento de la marca renombrada.

A tres Sentencias nos vamos a referir por orden cronológico. Se trata del caso Parfums Christian Dior, STJUE de 4 de noviembre de 1997, aplicable al caso de la distribución selectiva en general por publicidad no ajustada a la imagen de lujo y de prestigio de las marcas Dior, el caso Copad SA, STJUE de 23 de abril de 2009, que trata el supuesto de contrato de distribución selectiva con pacto de

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licencia de marca renombrada, caso de venta por el licenciatario a saldistas, y el caso Portakabin de 8 de julio de 2010, relativo a un caso de publicidad a través de los servicios de referenciación en Internet.

Parfums Christian Dior, STJUE de 4 de noviembre de 1997. En este caso el Tribunal de Justicia respondió a una serie de

preguntas derivadas del conflicto surgido entre Dior France, empresa productora de perfumes y otros productos cosméticos, que se venden a precios relativamente elevados y que se consideran incluidos en el mercado de productos cosméticos de lujo y designa para la venta de sus productos representantes exclusivos, entre ellos Dior Nederland para los Países Bajos, y Evora, empresa que explota una importante cadena de droguerías que gira bajo el nombre comercial de su filial Kruidvat, que no había sido seleccionada como distribuidora por Dior Nederland no obstante lo cual los establecimientos Kruidvat vendían productos Dior que Evora obtenía a través de importaciones paralelas, dándose el caso de que en el marco de la campaña de Navidad de 1993, Kruidvat puso en venta los productos Dior Eau sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune y Svelte para la cual, reprodujo en sus folletos publicitarios los embalajes y frascos de algunos de ellos. Considerando que dicha publicidad no se ajustaba a la imagen de lujo y de prestigio de las marcas Dior, Dior France y Dior Nederland demandaron a Evora por violación de sus derechos de marca, alegándose que Evora había utilizado sus marcas infringiendo las disposiciones marcarias correspondientes de un modo que podía perjudicar la imagen de lujo y de prestigio de las mismas. Con ocasión del recurso de casación, el Tribunal consideró que procedía plantear ciertas cuestiones prejudiciales al Derecho comunitario al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y en particular, por lo que aquí interesa, las siguientes:

¿Se ajusta al sistema de la mencionada Directiva y, en particular, a sus artículos 5 a 7 admitir que, en lo que respecta a la venta al por menor de productos comercializados en la Comunidad con una marca por el titular de la misma o con su consentimiento, el vendedor tiene la facultad de usar dicha marca con el fin de anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿existen excepciones a esta regla? En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿cabe hacer una excepción en caso de que se vea amenazada la función publicitaria de la marca porque el comerciante, por la forma en que usa la marca en el mencionado anuncio, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca?

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¿Se puede hablar de ”motivos legítimos" con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva si, por la forma en que el comerciante hace publicidad de los productos, se modifica o altera ”el estado psíquico" de dichos productos, a saber, el aura, la imagen de prestigio y la sensación de lujo que emana de ellos gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca? En su Sentencia, el Tribunal delimitó el alcance del

agotamiento de la marca17 declarando que el agotamiento se extiende a la facultad de usar la marca en la publicidad, señalando que el fabricante no puede impedir a los comerciantes ajenos al sistema hacer publicidad de los productos portadores de la marca que hayan sido introducidos en el mercado por el titular de la marca o con su consentimiento.

En tal hipótesis, dice el Tribunal, sobre este revendedor externo a la red de distribución selectiva pesa únicamente la obligación genérica de hacer todo lo posible para impedir que su publicidad perjudique el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos.

Dice en concreto el Tribunal. En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos –apart. 45-. Por tanto, el titular de la marca renombrada y organizador del

sistema de selección selectiva puede ejercitar los derechos de la marca por excepción al principio del agotamiento de la marca siempre que por la naturaleza y calidad de la publicidad pudiera perjudicarse la calidad y prestigio de los productos con la marca renombrada. Incluso, señala el Tribunal el caso de folletos donde aparecen varios productos de distinta calidad, señalando que en efecto, ello puede ser tenido como motivo de excepción al agotamiento18.

17. “. . . según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 7 de la Directiva regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad, y que el empleo de los términos «en especial», en el apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o alteración del estado de los productos que lleven la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos motivos legítimos” –apart. 42-. 18. “Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca” –apart. 47-.

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En suma, lo relevante de la doctrina contenida en este caso es que considera que el titular de la marca puede valerse del ius prohibendi de la misma para paralizar, en determinadas circunstancias, la publicidad del revendedor ajeno al sistema.

Copad S.A., STJUE de 23 de abril de 2009. Los antecedentes fácticos de este caso fueron los siguientes. El 17 de mayo de 2000, Dior celebró con SIL un contrato de

licencia de marca para la fabricación y la distribución de productos de prestigio de corsetería de la marca Christian Dior, de la que Dior es titular. En una de sus cláusulas se especificaba que “al objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca, el licenciatario se compromete a no vender a mayoristas, colectivos, saldistas, sociedades de venta por correo, por el sistema de puerta a puerta o de venta a domicilio, salvo que medie acuerdo previo por escrito de la concedente, y deberá adoptar todas las medidas para que este pacto sea respetado por sus distribuidores o minoristas”. No obstante y a causa de dificultades económicas, SIL solicitó a Dior autorización para comercializar productos de esta marca fuera de su red de distribución selectiva, autorización que no se dio no obstante lo cual e incumpliendo sus obligaciones contractuales, SIL vendió a la mercantil Copad, una empresa que ejercía una actividad de saldista, productos de la marca Christian Dior. En consecuencia, Dior demandó a SIL y Copad por violación de marca.

Finalizado su recorrido procesal en la Corte de Casación, se formularon por el Tribunal diversas cuestiones, interesándonos ahora las dos siguientes:

¿El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que la comercialización por el licenciatario de los productos de una marca en el [EEE], mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia que prohíbe la venta a saldistas por razones de prestigio de la marca, se ha efectuado sin el consentimiento del titular de la marca? En caso de respuesta negativa, ¿puede el titular basarse en dicha cláusula para oponerse a una nueva comercialización de los productos sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la [ . . .] Directiva?» El punto de partida en el caso es por tanto, la cláusula de

licencia marcaria contenida en el contrato de distribución selectiva, cláusula que prohibía expresamente la venta de los productos de la marca a saldistas.

Pues bien, en su decisión el Tribunal analiza primero, si el licenciante puede ejercitar su ius prohibendi contra el licenciatario y, segundo, si es aplicable la excepción del agotamiento cuando tiene lugar tal infracción.

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En relación a ello afirma el Tribunal que el licenciante de la marca puede aducir el artículo 8-2 Directiva –supuestos que legitiman el ejercicio del ius prohibendi por el titular de la marca frente al licenciatario por causa de infracciones del contrato que refiere el precepto (duración, forma de la marca, naturaleza de los productos, territorio o calidad de los productos)- cuando el licenciatario viola una cláusula del contrato de licencia que prohíbe la venta a saldistas. Permite por tanto, paralizar la actividad de los saldistas que venden productos adquiridos a un distribuidor selectivo19.

El argumento que da el Tribunal es que la cláusula prohibitiva de la venta a saldistas puede ser calificada de cláusula concerniente a la calidad de los productos designados con la marca porque la calidad de los productos no depende sólo de sus características materiales sino también de su aura e imagen de prestigio. Y afirma que no se puede excluir que la venta de productos de prestigio por el licenciatario a terceros que no formen parte de la red de distribución selectiva afecte a la calidad de estos productos.

En relación al mantenimiento del necesario hermetismo del sistema de distribución selectiva y de qué manera opera el principio de agotamiento de la marca a la hora de perseguir las ventas de productos realizadas por quienes no forman parte del sistema de distribución,20 el Tribunal afirma que el derecho de marca del licenciante no se agota en el sentido del artículo 7-1 Directiva de Marcas cuando un licenciatario integrado en el sistema, vende los productos de la marca infringiendo una de las cláusulas del contrato de licencia.

Por tanto, en los casos del artículo 8-2 Directiva no tiene lugar el agotamiento con respecto de los productos vendidos por el licenciatario incumplidor.

Es por ello que dice el Tribunal que aunque se haya agotado el derecho de marca por la venta de los productos a un saldista, el fabricante puede invocar el artículo 7-2 Directiva si la reventa se ha hecho incumpliendo una cláusula del contrato de licencia que causa perjuicio a la reputación de la marca.

No basta por tanto alegar infracción del licenciatario. Ha de serlo de un precepto que esté vinculado a la calidad de los

19. Apart. 30- “De ello se sigue que no se puede excluir que la venta de productos de prestigio por el licenciatario a terceros que no forman parte de la red de distribución selectiva afecte a la propia calidad de estos productos, de manera que, en semejante supuesto, una cláusula contractual que prohíba dicha venta deba considerarse comprendida en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva”. 20. Art. 7-2 Directiva: “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

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productos, causando su infracción, perjuicio a la reputación o buena imagen de la marca.

En resumen, la doctrina que resulta de esta Sentencia es la siguiente. Primero, que puede invocarse la cláusula que contiene el pacto de licencia sólo si el incumplimiento causa daño a la imagen de la marca. Segundo, que si hay incumplimiento de la cláusula no hay consentimiento de uso de la marca. Tercero, que no obstante, si el uso se hiciera por tercero con el consentimiento del licenciatario, cabría alegar “motivo legítimo” de renacimiento del ius prohibendi de un marca comercializada por el titular si la reventa –caso a un saldista- causa perjuicio a la reputación de la misma.

Por tanto, en el ámbito de la distribución selectiva, si incumple con sus obligaciones el distribuidor-licenciatario, no hay consentimiento para el uso de la marca y se infringe. Y en el caso de que quien perjudique la marca sea un tercero, el instrumento para evitar el uso perjudicial es la articulación de un “motivo legítimo” frente al agotamiento de la marca.

Portakabin, STJUE 8 de julio de 2010. Se trata de un caso de uso de servicio de referenciación

Adwords, es decir, de búsqueda con palabras en Google para acceder a sitios web. Como se sabe, al lado de los resultados naturales, que son los que se muestran como más cercanos a las palabras usadas de referencia, Google presta un servicio remunerado de referenciación denominado Adwords que permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas por el internauta en el buscador, aparezca en pantalla un enlace promocional hacia su sitio web. Son los enlaces patrocinados.

En el caso, Portabakin, es titular de la marca de ese nombre, siendo así que esa marca acaba siendo seleccionada como palabra clave del sistema Adwords por Primakabin. Entre las cuestiones que se formulan al Tribunal, se plantea lo relativo al agotamiento y el sistema de distribución selectiva, reforzándose, con la doctrina que sienta esta Sentencia, un tanto más la posición del fabricante organizador del sistema de distribución selectiva.

Parte el Tribunal de la idea ya prefijada de que el titular de la marca no puede prohibir a un anunciante que haga publicidad de la marca, sin consentimiento del titular, para la reventa de productos usados comercializados en el EEE con esa marca por su titular, a menos que existan motivos legítimos.

Y afirma el Tribunal que un motivo legítimo existe, en particular, cuando el uso por el anunciante de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta. Pero añade que existe también motivo legítimo del art. 7-2 Directiva de Marcas cuando el comerciante dé la impresión,

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mediante su anuncio realizado a partir de un signo idéntico o similar a la marca, de que existe un vínculo comercial entre él y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas. Y argumenta el Tribunal que un anuncio que pueda dar esa impresión no es necesario para asegurar la comercialización ulterior y por tanto, para cumplir el objetivo de la regla del agotamiento, razonamiento que se puede ver repetido en la STJUE de 14 de julio de 2011, asunto C-46/2010, Viking Gas A/S (apart. 37), que constituye argumento que amplia a nuestro modo de ver, de forma extraordinaria, el concepto “motivo legítimo” como excepción al agotamiento en el marco de los contratos de distribución selectiva, incluyendo materias más propias de la Competencia desleal que del estricto ámbito marcario.

A modo de resumen. Lo que evidencia este conjunto jurisprudencial es que la doctrina del Tribunal Europeo se ha pronunciado en un sentido muy claro al considerar que . . . el menoscabo causado a la reputación de la marca en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento (STJUE de 4 de noviembre de 1997, asunto C-337/95, Parfums Christian Dior SA, apart 43 y Sentencia de 11 de julio de 1996, asuntos acumulados C-247/93, C-429/93 y C-436/93, apart. 75), proyectando la idea de que ese menoscabo puede tener distintos canales de producción, todos los cuales legitiman o pueden legitimar el ejercicio del ius prohibendi por el fabricante titular de la marca en protección del prestigio, calidad y aura de lujo de los productos que portan sus marcas cuando además es manifiesta su estrategia competitiva por el uso de la distribución selectiva de sus productos marcados.

Lo principal a nuestro entender es que la doctrina expuesta viene por tanto a fortalecer la posición jurídica del empresario organizador del sistema de distribución selectiva frente a quienes, sin ser miembros del mismo, promocionan y venden los productos con la marca renombrada.

VII. Distribución selectiva, marca e Internet. Una especial problemática presenta en la actualidad la

protección de la distribución selectiva frente al comercio electrónico desarrollado por la competencia de terceros empresarios ajenos a dicha red. Si como decíamos con anterioridad un factor decisivo de la eficacia de la distribución selectiva radica en mantener el carácter cerrado de la distribución, limitada a los seleccionados, la aparición del comercio electrónico, instrumento eficaz y sencillo

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para llevar a cabo sus operaciones comerciales de venta de todo tipo de productos, incluidos aquellos que están vinculados a sistemas de distribución selectivos, ha venido a abrir una grieta en el sistema de muy difícil reparación por diversas circunstancias.

En primer lugar porque no siempre las empresas proveedoras pueden controlar esta forma de comercio hecho por sus propios distribuidores, a los que no pueden impedir desarrollar estas actividades si, aun conscientes de su existencia, se preocupan por establecer especiales o específicas condiciones para el comercio electrónico en el marco del contrato de selección y, en segundo lugar, porque a la hora de analizar el comercio electrónico desde los pactos que caracterizan el comercio selectivo, hay dudas sobre si son proyectables analógicamente esas condiciones, pensadas para el comercio físico.

Cualquier análisis que se haga de la cuestión debe partir en nuestra opinión de una consideración firme, la de entender que Internet no constituye un cauce de por sí pernicioso para la imagen de cualquiera marca. Al contrario, el comercio virtual que se realiza a través de la red, mejora el servicio propuesto por los distribuidores facilitando la posibilidad de encargar productos a distancia, sin límite de tiempo, con un fácil acceso a la información relativa a los productos y pudiendo comparar precios. Ventajas para el distribuidor pero sin duda también para el cliente.

Se comprende por ello que en las Directrices relativas a las restricciones verticales de la Comisión Europea 2010/C 130/01 se reconozca a la red como una . . . herramienta muy poderosa para llevar a una mayor diversidad de clientes que a los que se llegaría utilizando métodos de venta más tradicionales . . . (parágrafo 52), añadiendo en el mismo apartado dos ideas que han de converger en un ideario básico del comercio actual en tanto reflejan el anverso y el reverso de un sistema que conecta mercado y consumidor, a saber, primero que . . . en principio, todos los distribuidores deben poder utilizar Internet para vender productos . . . y, segundo, que la venta a través de una web . . . constituye un modo razonable de permitir a los clientes llegar al distribuidor . . .

Se reconoce la relevancia del comercio por Internet y además se reconoce un principio de discriminación positiva en la venta a través de la red, no obstante el principio general que ampara a todo distribuidor.

A tal efecto se establece en las Directrices (parágrafo 54) que . . . es posible que el proveedor necesite niveles mínimos de calidad para el uso del sitio Internet con objeto de revender sus bienes, del mismo modo que el proveedor puede necesitar mínimos de calidad para un establecimiento o para vender por catálogo o para publicidad o promoción en general . . . a cuyos efectos trae a colación, como supuesto más evidente, la distribución selectiva, señalando que . . . igualmente, un proveedor podrá exigir a sus

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distribuidores que utilicen plataformas de terceros para distribuir los productos objeto del contrato, solamente de conformidad con las normas y condiciones acordadas entre el proveedor y sus distribuidores para el uso de Internet por parte de los distribuidores. Por ejemplo, en caso de que la página web del distribuidor esté albergada en una plataforma de un tercero, el proveedor puede exigir que los clientes no entren en la página web a través de una página web con el nombre o logo de la plataforma de la tercera parte . . .

La realidad es que la litigiosidad por razón de “ventas grises” a través del comercio electrónico por empresarios no integrados en la red de distribuidores seleccionados por el proveedor de los productos con las marcas, se ha multiplicado. Y esta cuestión de capital importancia solo sea por su actualidad, ha sido abordada ya en numerosas ocasiones por el Tribunal de Marca Comunitaria en España, que ha ido dando respuestas a las múltiples cuestiones formuladas para dar respuesta al debate jurídico formulado que enfrenta la libertad que proporciona la red con la integración del comercio electrónico como forma competitiva que ha de seguir idénticos límites para garantizar la libertad competencial y la debida lealtad en sus planteamientos.

En relación a las cuestiones planteadas en los litigios formulados, un primer grupo ha ido reiterándose de forma constante a modo de primer nivel en el conflicto. Se trata de lo relativo a la proyección a la venta “web” de las condiciones que el empresario fabricante impone en los contratos de distribución selectiva a sus distribuidores en puntos físicos.

En los diversos litigios que se han planteado se ha puesto de manifiesto que en ocasiones, el empresario fabricante ha previsto la contingencia de venta virtual por la red y ha establecido con sus distribuidores cláusulas específicas para esta forma de comercio. Pero, como decíamos, no es la situación normal y por tanto ha sido necesario comparar de qué modo se pueden tener por reflejados en el comercio electrónico las exigencias que componen el clausulado básico de la distribución selectiva sobre el comercio virtual para, en un segundo nivel de análisis, proceder a la identificación de cuales de las condiciones contractuales son las que afectan a la imagen de la marca.

Del análisis con ocasión de los casos conocidos por el Tribunal de Marca Comunitaria español, tanto respecto de lo que hemos identificado como un primer nivel de cuestiones –proyección al comercio electrónico de los pactos y condiciones impuestos al comercio físico debido por el distribuidor en punto físico de venta- como del segundo –requisitos vinculados a la imagen y prestigio de la marca-, el Tribunal ha efectuado las valoraciones que a continuación desglosamos de entre los criterios que entendemos han sido los determinantes en la decisión de que se trata.

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1.- Criterios relativos a la cualificación profesional21. El Tribunal ha considerado que se trata sin duda de un

criterio básico que forma parte de una buena presentación de las marcas, integra una imagen y consolida el prestigio de la marca, al tiempo que contribuye a satisfacer de forma individualizada al consumidor del producto de la marca. Ningún obstáculo hay para que la exigencia de presencia de este tipo de personal lo esté en la venta por web dado que las modalidades de comunicación no se interrumpen por la red sino que sólo varían respecto de los puntos físicos de venta.

2.- Criterios relativos a la ubicación e instalaciones del punto de venta. Ha entendido el Tribunal que este criterio presenta una

compleja asociación al lujo, en especial por lo que hace a la venta por Internet, si bien no cabe duda que la presentación gráfica y la composición de la página varían notablemente en función de calidades afectas a esos aspectos.

3.- Aspecto exterior del punto de venta. Ha dicho el Tribunal que quizá esté menos vinculado a la

imagen de la marca. Y desde un punto de vista competencial, es problemático22 si contiene alguna referencia al “entorno”. En todo caso, desde la perspectiva virtual, resulta de imposible apreciación, cuando menos de forma separada a los aspectos gráficos y de composición de la página ya comentados.

4.- Venta de otras mercancías que puedan despreciar la imagen de la marca. En un sentido absoluto no es criterio aceptable. Ni se puede

prohibir la venta de otros productos23– ni constituye un obstáculo

21. Muy interesantes son en relación a esta condición, las reflexiones que hace la STGUE de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92. Dice la Sentencia en su apartado 132 “Este Tribunal considera que la presencia en el punto de venta de una persona capaz de asesorar al consumidor o de informarle apropiadamente constituye en principio un exigencia legítima para la venta de cosméticos de lujo, y forma parte de una buena presentación de dichos productos”. 22. Lo decimos porque la STGUE de 12 de diciembre de 1996, cuestiona el criterio desde el punto de vista de la defensa de la competencia en tanto “. . .un criterio que se refiere a los alrededores de un punto de venta de cosméticos de lujo, en sí mismo considerado, en la medida en que el objetivo que persigue dicho criterio es impedir la venta de tales productos en lugares totalmente inadaptados a este tipo de ventas”. 23. El artículo 5-1-c del Reglamento 330/10 establece que se excluyen de la exención del artículo 101-1 TFUE y por tanto, será pacto prohibido, aquél contenga “cualquier obligación directa o indirecta que prohíba a los miembros de un sistema de distribución selectiva vender las marcas de determinados proveedores competidores”, señalando el páragrafo 69 de la Directrices que lo que se pretende evitar con la exclusión de esta cláusula es que una serie

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para la buena imagen ni prestigio de otros productos. En realidad la cuestión se ciñe a la circunstancia de venta por distribuidor de otros productos en función de la ubicación de unos y otros24, aunque también es cierto que una perspectiva más amplia se abre tras la Sentencia Copad S.A.25 al tomar en consideración no el “lugar” sino el “quien”. Nos referimos al caso de los saldistas.

5.- El rótulo. Es sin duda de los criterios más relevantes, pues tiene por

objetivo que el nombre no sea potencialmente perjudicial para la imagen de las marcas de que se trate26. Sin duda cabe que un rótulo, un nombre, sea manifiestamente desvalorizante a ojos de los consumidores. Baste pensar ahora en denominaciones compuestas que lleven “Outlet” o “Segunda mano” o “Baratos”.

Desde el punto de vista del comercio virtual, el papel del rótulo lo ocupa muy habitualmente el dominio, sin perjuicio de la propia denominación de la página.

Definidos esos dos niveles, el tercero recae directa e inmediatamente sobre lo relativo a la apreciación de si hay infracción de marca por vulneración a través de la comercialización por web en supuestos de distribución selectiva.

Pues bien, también el Tribunal de Marca Comunitaria español ha venido asentando en relación a ello una doctrina concreta con ocasión de los distintos pronunciamientos hechos en estos litigios, doctrina puede resumirse en las siguientes pronunciamientos:

1) que los criterios de distribución selectiva y el derecho a la misma no pueden oponerse sin reflexión y de modo acausal para justificar la excepción al agotamiento que implica un

de proveedores que utilizan las mismas salidas de distribución selectiva impidan a uno o varios competidores específicos servirse de estas salidas para distribuir sus productos, marginación de un proveedor competidor que constituiría, dicen las Directrices, una forma de boicot colectivo. 24. La STGUE de 12 de diciembre de 1996, dice en relación a ello en su apartado 146 que “. . . el emplazamiento o la zona dedicados a la venta de cosméticos de lujo estén acondicionados de tal modo que dichos productos se presenten en condiciones que realcen su imagen.”.

Pero añade. “Un acondicionamiento de este tipo puede exigir que algunos otros productos, como los de alimentación o de limpieza, no se distribuyan «en las proximidades» de los cosméticos de lujo, o que exista una separación adecuada entre la venta de cosméticos de lujo y la venta de otros productos de calidad inferior”. 25. STJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-59/08, antes comentada. 26. También respecto del rótulo se pronuncia la STGUE de 12 de diciembre de 1996. En su apartado 158 dice literalmente que “. . . de no existir un criterio de este tipo, habría un riesgo de que la imagen de lujo de los cosméticos de lujo, y por tanto su naturaleza misma, se viera perjudicada por la venta de dichos productos en comercios cuyo rótulo es manifiestamente desvalorizante a ojos de los consumidores”, sin perjuicio de los matices que sobre la consideración de desvalorizante introduce en posteriores reflexiones, más apegadas a cuestiones de prueba que de sustantividad.

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derecho especial basado en la integridad de las funciones marcarias. 2) que no existe una necesaria correlación entre la infracción del derecho a la distribución selectiva y el perjuicio marcario porque es dable vulnerar aquél sin que exista perjuicio para la marca cuando, por ejemplo, quien no está autorizado como distribuidor selectivo cumple con los criterios de distribución. 3) que muchos de los criterios que pueden imponerse con ocasión de la selectividad de la distribución no tienen una incidencia directa e inmediata en el prestigio de la marca en tanto pueden responder a otros criterios como, principalmente, económicos, publicitarios, de marketing o equivalentes. Concretando alguno de los pronunciamientos más relevantes,

podemos señalar los siguientes. En nuestra Sentencia de 14 de octubre de 2008 dijimos que “. . . la pluralidad de condiciones en la comercialización de los productos de determinadas marcas constituyen, en ocasiones a modo primario, en otros, de modo sobrevenido, un auténtico cuño de calidad que se proyecta de modo directo e inmediato sobre la marca, al punto que el consumidor de productos de alta gama alía a la adquisición o goce del producto determinados servicios que no con ser complementarios dejan de ser naturales en la gama de que se trate, revirtiendo sobre la imagen misma del producto . . .”. Y en relación a estos aspectos hemos dicho que por lo que hace

al criterio relativo a la presentación adecuada mediante una determinada exposición que no desmerezca la imagen de la marca, los casos de accesos de localización mera o esencialmente alfabético, presentando ofertas de diversos productos unidos sin diferenciación incluso por naturaleza tal situación produce, en la medida que el objetivo que persigue dicho criterio es el de impedir la venta de los productos con las marcas de lujo de que se trata en entornos no adaptados a tal imagen, una exigencia resulta “motivo legítimo” para excepcionar el agotamiento cuando concurren otras circunstancias en la misma línea como es la carencia de punto de venta físico, no prestar servicio de asesoramiento, no permitir la devolución de productos, no contemplar la venta a prueba valiéndose de testers, y en conjunto, ofrecer un tipo de comercio basado más en la sola idea de la productividad que del servicio a un determinado tipo de clientela que se sienta atraído por un determinado producto por razón no sólo de su precio sino del servicio que conlleva.

Es por ello que hemos afirmado en la Sentencia de 14 de septiembre de 2012:

“Las notas características de esa distribución exclusiva trasladada a la venta on line consistirían en ofrecer la venta de

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productos de distintas gamas o clases de forma separada, la existencia de un servicio de asesoramiento al cliente, el ofrecimiento de un stock de productos suficiente y permanente con presencia destacada de las novedades y, garantizar a los clientes la devolución de los productos adquiridos”.

Y en relación a la denominación de la página web hemos señalado –STM 17 de septiembre de 2013- lo siguiente:

“En el caso, el nombre de dominio, “outletbelleza” es lo suficientemente expresivo de una forma de comercio caracterizada, precisamente, por todo aquello que contraría el servicio más exquisito y exclusivo en el comercio. La denominación de la página web transfiere a la mente del consumidor la idea de productos o descatalogados o fuera de moda o de temporada o con defectos o más baratos por razón de la supresión de servicios normalmente anexos al producto o la marca en condiciones de venta normal, lo que en absoluto resulta compatible con la imagen que las marcas quieren preservar.”.

Y en esa línea nuestra Sentencia de 14 de septiembre de 2012 dijimos que

“. . . la Sala considera que los objetivos de los contratos de distribuidor autorizado para los puntos de venta físico consisten en prestar a los clientes un servicio de venta y post-venta compatible con el aura de prestigio y lujo asociado a las marcas de las actoras, los cuales son también extensibles a la venta on line . . .” (véase en el mismo sentido nuestra Sentencia de17 de junio de 2013).

VIII. Conclusión. En conclusión, el Tribunal de Marca Comunitaria español ha

querido resolver los litigios ante él planteados de ventas grises por Internet, efectuando una apreciación de la concurrencia de la infracción marcaria por excepción al agotamiento, sobre la base de tres análisis posibles, a saber, examinando si la distribución selectiva basada en criterios cualitativos en el sector de productos de lujo es instrumento de la función de condensación del prestigio de la marca; segundo, valorando si los criterios de selección que se contienen en los contratos de distribución se insertan adecuadamente en la garantía de aquella función marcaria y, tercero, apreciando en el caso particular si resultan fundados motivos de que el demandado, al incumplir con tales criterios por la forma de venta y exposición de productos de las marcas del fabricante en su página web, ha alterado o modificado del estado de los productos de la marca de renombre o perjudicado su imagen, prestigio o aura de lujo justificando la aplicación el apartado 2 del artículo 13 RMC.

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“. . . en todo caso desde el punto de vista de los consumidores, la estructura del mercado no se opone a la existencia de canales de distribución diferenciados, adaptados a las características propias de los diferentes productores y a las necesidades de las distintas categorías de consumidores.” (STJUE, de 25 de octubre de 1977, asunto 26/76, apart. 20 -Metro-). Distribución selectiva, usuarios de productos de calidad,

protección de imagen y prestigio de estos productos. Y tras ellos, la marca actuando como ciudadela, a modo de baluarte, con el arma de la exclusividad propia de su naturaleza, prestándose a ser utilizada por el titular para defender una determinada política o estrategia competitiva que constituye, respecto de las marcas de renombre, una conveniencia, cuando no una necesidad y que por ello encuentra, como hemos querido exponer, plena justificación y amparo jurídico.